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从中国专利署名第一案,看技术秘密和专利应该如何被保护

2020-10-23
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近年来,关于技术秘密的诉讼案件频发。从我们熟知的“中国专利署名第一案”上海凯赛生物系列商业秘密案,到最近披露的涉诉总金额近七千多万元的科美诊断纠纷案。技术秘密作为商业秘密的形式之一,逐渐成为知产领域内的争议焦点。今天的这篇文章,我们就从凯赛生物的系列案件中,进一步理解技术秘密和专利的保护对象和范围以及其在司法实践中的配合。

中国专利署名第一案

自2011年以来,恒都全程代理了上海凯赛生物技术研发中心有限公司(后更名为上海凯赛生物技术股份有限公司,简称凯赛生物)的10项专利署名权和专利权纠纷。最终均取得胜诉,被业内誉为“中国专利署名第一案”。2010年底至2011年初,凯赛生物发现,一家名为山东瀚霖生物技术有限公司的公司,提交了10件关于“生物发酵法生产长碳链二元酸的精制工艺”的发明及实用新型专利申请,这些专利申请所涉及的技术侵犯其技术秘密。于是,凯赛生物委托恒都律师代理系列案件,在历经一审、二审、再审的全部胜诉之后,并获得了相应的专利权。最终,凯赛生物拿下了所有10项专利的专利权。而作为侵权方的山东瀚霖公司,最终被罚款500万元,其公司股东王志洲也因侵犯商业秘密罪被判处有期徒刑5年。


商业秘密权和专利权的区别和联系

在上述的民事侵权案件中,恒都帮助凯赛生物制定了同时主张商业秘密侵权和专利侵权的策略,使得最终10个案件能够大获全胜。那么,为什么会制定这样的策略呢?对于同一项技术,技术秘密和专利在技术上有关联关系,但是在特定细节上又有区别。比如,在上述案件的一份二审判决中是这样描述的:“本案专利方法和技术秘密系配套使用,山东翰霖公司据以实施的专利技术依赖于王志洲获取的涉案商业秘密”,这就说明,技术秘密和专利是从不同的角度保护技术。具体来看的话,专利技术限定了技术的构思、相关步骤;为了实施专利技术、或者达到良好的技术效果,可能还需要技术秘密,例如参数设置、技术诀窍等,才能掌握全套技术。对于一项技术,专利保护的是技术构思。由于专利是以公开换保护,专利权人通常希望专利涵盖尽量宽的保护范围,而不希望限定具体的下位参数或特征。此外,对于专利中一部分涉及技术细节的特征,权利人也倾向于避免公开最佳的实施方式,而是采用理论上可行的次优实施方式。也就是说,在专利说明书满足清楚和公开充分的前提下,专利权人倾向于描述尽量少的技术细节。对于技术方案中的特定技术细节,例如催化剂的配方等,技术拥有者通常不愿意公开。因为这些细节一旦公开,可能导致技术拥有者在市场中丧失竞争优势。也就是说,技术拥有者会选择将特定技术细节作为技术秘密来保护。如果该技术秘密难以通过反向工程获得,并且自主研发的难度较大,则可以帮助技术拥有者在更长的时间内保持技术竞争优势,而不限于发明专利的20年保护期。因此,专利的特点在于公开性、有限保护期、绝对排他性;商业秘密的特点在于秘密性、无限保护期、相对排他性。


技术秘密在司法实践中的特点和强保护趋势

1. 技术秘密案件较多地涉及先刑后民

技术秘密案件中,保密性和非公知性决定了其在侵权诉讼中的举证难度比较高,技术秘密侵害者对技术秘密的接触证据也难以取得,这导致技术秘密案件的侵权认定难度比较大。在这种情况下,技术秘密权利人倾向于借助于刑事案件的侦查阶段来获取更多的证据,并且将所获得的证据用于技术秘密的民事侵权案件。这也就是我们经常提到的”先刑后民“的概念。例如,在凯赛生物的系列维权案中,在处理涉及技术秘密的民事案件时,成都市中级人民法院就曾调取了被告侵害商业秘密刑事案件中的侦查证据。但是,侵犯商业秘密罪是以商业秘密民事侵权行为成立为基础的,并且是商业秘密侵权行为造成的损害达到严重程度时才会出现的结果,先刑后民可能因为侵权事实不清而导致错判。在2019年新修订的《反不正当竞争法》第三十二条,已经降低了权利人的举证负担。商业秘密权利人仅需要提供初步证据,证明其已经对所主张的商业秘密采取了保密措施,且合理地表明商业秘密被侵犯。相信在以后的司法实践中,商业秘密权利人的维权难度会降低。

2. 技术秘密的刑事案件依赖于第三方机构的专业鉴定或评估

对于技术秘密案件,上述的先刑后民特点、以及技术方面的专业性,使得技术秘密刑事案件的判决较多地依赖于第三方机构的专业鉴定和评估。例如,鉴定机构的鉴定报告、会计事务所的费用鉴证报告、价值评估机构的价值评估报告等,都可以作为定案依据。在凯赛生物的商业秘密民事案件中,四川省成都市中级人民法院,引用了刑事案件中的鉴定报告来证明,商业秘密在案发前的非公开性,以及其与被告窃取并申请专利的技术的同一性;并且还引用了会计事务所出具的研发费核算鉴证金额。此外,从技术秘密的刑事案件和民事案件的管辖现状也能理解这一点。技术秘密类的刑事案件的一审通常由基层人民法院审理。技术类民事案件的一审通常由特定的中级人民法院或专门的知识产权法院审理,并且这些法院会设置技术调查官来协助查明案件事实。因此,管辖技术秘密类的刑事案件的一审法院可能难以对技术类事实进行认定,从而需要借助于第三方机构的专业鉴定或评估。

3. 商业秘密的强保护趋势

凯赛生物的系列维权案,经历了署名权案件、专利权属案件、刑事案件、商业秘密侵权和专利侵权等多个诉讼案件,并且从2010年开始,历时近10年。这从一定程度上显示了商业秘密保护的难度。所幸的是,在司法和立法层面都已经加强了对商业秘密权利的保护,相信商业秘密权利人在将来能够更有效地维护自己的权益.在司法层面,对于技术秘密和专利等专业技术性较强的知识产权民事案件,二审都集中在最高人民法院的知识产权法庭审理,并且实施相对统一的司法裁判标准,已经加强了其保护。在立法层面,2019年的《反不正当竞争法》的修订已经强化对侵犯商业秘密行为进行严厉打击,扩大了对商业秘密的侵权主体的打击范围,扩大了对侵犯商业秘密行为的认定范围,减轻了权利人的举证责任,加重了对侵犯商业秘密行为的惩处力度,确定了惩罚性赔偿、并且将最高赔偿限额提高到500万元。


专利保护的排他性以及与商业秘密保护的配合

虽然商业秘密保护本身也具有一定的局限性,但是与专利保护配合能够更加有力地保护企业的核心技术。例如,对于以商业秘密保护的技术,如果竞争对手通过研究开发掌握了相关技术,并且申请了专利。那么,商业秘密的权利人可能会面临需要向竞争对手缴纳专利许可费的尴尬境地;或者如果竞争对手通过对采用技术秘密的产品进行反向工程破解了该技术秘密,则竞争对手可以合法地使用该技术秘密。技术秘密的这种局限性取决于其以秘密的方式来保护技术。专利是以公开换保护。即使竞争对手通过自己的研究开发掌握了相关技术,或者竞争对手通过反向工程掌握了相关技术,其仍然需要得到专利权人的许可之后才能实施该相关技术,否则就是涉嫌侵权。而且,专利权是国家知识产权局授予的权利,权属证明容易;专利的公开性也决定了不需要商业秘密案件中的被告与技术秘密接触的证据。因此,与商业秘密相比,专利权的权利人的举证负担较低。在同一项技术中,可能包含了商业秘密和专利这两种知识产权,二者的配合能够更有力地争取到禁令、并保证侵权赔偿额度。


针对技术秘密和专利的保护实践建议

对于所研发的技术,要考虑专利和商业秘密各自的保护特点来对不同的技术部分采取不同的权利保护方式。例如,可以利用专利保护技术构思,并用技术秘密来保护一些技术细节、或者有载体承载的技术内容。作为示例,技术秘密可以是配方、技术秘诀、工艺程序、定制设备、设计图纸、模具、研发文件等。在申请专利之前,要对欲申请专利的技术采取良好的管理措施,一定是在申请专利之后,再公开专利产品相关信息。这是专利的创新性所要求的。对于采用商业秘密保护的技术,要实施良好的管理制度和管理手段,防止技术秘密被窃取或者泄露。