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专利侵权诉讼中等同原则与禁止反悔原则的博弈

2020-12-28
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一、等同原则与禁止反悔原则的法律规定

关于专利侵权,法律规定了两种情形:相同侵权和等同侵权。


《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》(以下简称“解释”)第七条第二款规定了等同原则:被诉侵权技术方案包含与权利要求记载的全部技术特征相同或者等同的技术特征的,人民法院应当认定其落入专利权的保护范围。


此外,该解释的第六条还规定了禁止反悔原则,即在专利授权或者专利无效宣告的程序中,专利申请人/专利权人通过修改或者意见陈述而放弃的技术方案,不能在侵犯专利权案件中又将其纳入专利权保护范围。该禁止反悔原则构成对等同原则适用的一种制约。


司法审判实践中,在很多情况下,被诉侵权产品的技术方案与涉案专利权利要求记载的技术方案并不完全相同。因此,在侵权诉讼中,经常会出现权利人依据所述司法解释第七条第二款主张等同侵权的情形。


在专利侵权诉讼中,作为被告,在被诉专利侵权后通常会就涉案专利提出无效宣告请求,以期将涉案专利无效或者迫使专利权人对专利权保护范围做出限缩性解释进而达到不侵权的目的。


因此,作为专利侵权诉讼的权利人一方,其在无效宣告程序中关于技术特征的表述和解释就显得非常重要,特别是在主张等同侵权的情况下,对于对比文件中的、与被诉侵权产品中被权利人认定为等同的技术特征相对应的技术特征的解释,必须非常谨慎,因为权利人在无效程序中对技术特征的解释会被被诉侵权人转用于侵权诉讼,对侵权诉讼的结果影响甚大。


对于这类情况,我们可以从以下的案例得到更清晰地了解。


二、案例1

禁止反悔原则限制等同原则的适用在该案例中,原告美的公司向法院起诉,请求判令被告格力公司停止侵害ZL201120075654.2号实用新型专利权的行为并赔偿损失,之后格力公司对涉案专利提起无效宣告请求。


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最高院在二审判决中指出:对比涉案专利“PCB电路板紧贴面板”的特征,被诉侵权产品采用了“PCB电路板+导光板+面板”这样的技术方案。虽然PCB电路板与面板内侧面之间因导光板的存在而未紧贴,但PCB电路板、导光板和面板这三者紧紧相贴,保证了PCB电路板上的发光二极管与面板距离较近,所发出的光先通过导光板再射透面板。被诉侵权产品的方案是以间接紧贴这一基本相同手段,实现基本相同功能,达到基本相同效果,是本领域普通技术人员在被诉侵权行为发生时无需经过创造性劳动就能够联想到的。因此,若不存在限制适用等同原则的情形,“PCB电路板紧贴面板内侧面”与“PCB电路板+导光板+面板”应认定构成等同特征。最高院在二审判决中进一步指出:在无效宣告程序中,专利权人针对涉案权利要求1的创造性问题作出的陈述是,涉案专利权利要求1相对于最接近现有技术的区别特征之一是“紧贴”,专利权人为了强调“紧贴”并非现有技术或公知常识、本专利具备创造性,在无效口头审理程序中陈述道“证据3的图4为了清晰显示并没有紧贴面板,所以请求人所说的为了照明清楚必须紧贴面板的逻辑是不正确的。”此外,证据3说明书记载有如下内容:发光器件发出的光在显示窗中的一部分中通过,显示窗紧密固定在前面板上,显示窗的轮廓不会模糊。

由此可以看出,显示窗相当于被诉侵权产品的“导光板”。专利权人在无效宣告程序中为了强调涉案专利与现有技术的区别,明确表示显示窗与面板的紧贴并非涉案权利要求1中的“紧贴”,即是从涉案权利要求中排除了导光板与面板紧贴的方案。根据解释第六条规定,本案应当适用禁止反悔原则而限制等同原则的适用,被诉侵权技术方案中的“PCB电路板+导光板+面板”与涉案专利权利要求1的“PCB电路板紧贴面板内侧面”不等同。

在该案例中,权利人在无效宣告程序中对技术特征的解释,被侵权诉讼的被告转用于侵权诉讼,导致原本应该被认定为等同的技术特征最终被认定为不等同。通过该案例可以看到,权利人在无效宣告程序中对技术特征的解释对侵权诉讼是何等的重要。

由此引伸出一个问题,专利权人在无效宣告程序中对权利要求的解释是否都会对侵权诉讼中等同特征的认定产生影响呢?

答案是否定的,下面是另一个案例。 


三、案例2

无效程序中被认为不相同的技术特征,不能当然作为侵权诉讼中认定相应技术特征不等同的依据4


(2010)民申字第672号再审民事裁定书


在该案例中,原告浙江黄岩塑料机械厂与俞晟起诉被告深圳市恒泰达实业有限公司,要求被告停止侵犯实用新型专利权,被告随后就涉案专利提起无效宣告请求。


最高院在民事裁定书中指出:双方当事人对其它技术特征相同没有争议,仅对技术特征4是否相同或等同有争议。虽然在涉案专利无效宣告审查程序中,该对应特征被认为不相同,但系为确认专利区别特征的存在和评价专利的新颖性而作,并不能当然作为本案认定该对应技术特征不等同的依据。


在该案例中,最高院做出了如下认定:在专利无效宣告审查程序中,为确认专利区别特征的存在和评价专利的新颖性和创造性而被认为不相同的技术特征,不能当然作为侵权诉讼中认定相应技术特征不等同的依据。


最高院做出的认定,虽然明确了在无效宣告程序中被认为不相同的技术特征并不必然在侵权诉讼中被认为是不等同的技术特征,但对于如何进行判断没有给出进一步解释。

四、思考和建议

众所周知,在无效宣告程序中,一项权利要求与最接近对比文件通常具有若干区别技术特征,为了说明该权利要求相对于现有技术的新颖性或创造性,专利权人通常会列出权利要求相对于最接近对比文件所具有的所有区别技术特征,无论该区别技术特征对发明的新颖性或创造性有无贡献。


在这种情况下:


一方面,如果所列明的不相同的技术特征在侵权诉讼中都被认为是不等同的技术特征,那么显然是不合理的,其背离了专利法保护专利权人合法权益的立法宗旨,而且法律中有关等同侵权的规定也就形同虚设;


另一方面,如果在侵权诉讼中,对权利人在无效宣告程序中所作的解释和认定不加以考虑,那么权利人两头得利的情况就无法避免。


鉴于此,需要对权利人在无效宣告程序中所作的解释和认定进行综合考量,以确定在侵权诉讼中是否适用禁止反悔原则。


我们认为,在无效宣告程序中被认为不相同的技术特征在侵权诉讼中是否应当被认为是不等同的技术特征,应当考虑相应技术特征自身的特性。


对于那些对发明的创造性不具有贡献的技术特征,即便是专利权人认为是不同的技术特征,也不应在侵权诉状中被认定为不等同的技术特征。


对于对发明的实质性特点做出贡献的技术特征,换句话说,对发明的创造性具有贡献的技术特征,专利权人在无效宣告程序中所作的解释和认定必须加以考虑,并以此为依据认定相应技术特征是否等同。


这样,专利权人的合法权益得以保护,另一方面,专利权人两头得利的情况也得以避免。

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