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恒都动态

【恒都法研】五金行业龙虎斗,"万金"商标硝烟再起

商业诉讼事业部 商标侵权专业组 孔丽芳 2018-02-06


《睡美人》中勇敢的王子解救了沉睡百年的睡美人,打动了无数读者的心。恒都律师事务所接受成都市万全工具贸易有限公司(简称万全公司)委托,代理该公司与被申请人商标评审委员会、第三人江苏万金工具有限公司(简称万金公司)关于第 5175995号商标无效宣告请求纠纷行政诉讼再审一案,经分析发现《商标法》第二十八条被一审二审程序看似合理绕开,如果不能明晰这一问题的严重性,那么该法条的适用极有可能成为永远无法苏醒的睡美人。


留给我们的时间很紧迫,客户委托时,距离案件审结期限仅剩30天,我们需要在如此短暂的时间打磨出一把披荆斩棘的宝剑,难度非常大,很多人会选择放弃,但恒都打造的狼性团队,迎难而上。经过商标律师团队多次研讨分析,我们把该案的关键突破点选择为《行政诉讼法》第九十一条第六项,元旦假期前的最后一个工作日,收到最高人民法院裁定:指令北京市高级人民法院再审本案。


案件背景


无效宣告程序


万金公司于2013年8月19日对第5175995号“萬金JW”(简称诉争商标)提出撤销注册申请,依据的法条为修改前《商标法》第十三条,第三十一条。


诉争商标由万全公司于2006年2月27日向商标局提出注册申请,指定使用在第8类钳子、切削条等商品上,该商标于2009年3月28日获准注册,专用期限至2019年3月27日。


引证商标由万金公司于1998年8月21日获准注册,核定使用在第7类切削工具等商品上,经续展专用权期限至2008年8月20日。


商标评审委员会认为,诉争商标与引证商标构成修改前《商标法》第二十八条所指之情形,裁定诉争商标予以无效宣告。


一  审


万全公司一审起诉理由包含两项:


一为:在核准注册前,万金公司针对第5175995号商标已经提出异议并经裁定,依据修改前《商标法》第四十二条,其不得再以相同的事实和理由申请裁定,商标评审委员会作出被诉裁定违反一事不再理原则;


二为:诉争商标的注册未违反商标法第二十八条之规定,诉争商标与引证商标不构成类似商品上的近似商标。

一审法院认为:


一、商评委将“诉争商标申请注册是否违反2001年《商标法》第二十八条规定”作为评审理由不属于超范围审理。


虽然万金公司在《撤销申请书》中阐明的法律依据仅包括2001年《商标法》第十三条,第三十一条,未包括第二十八条,但万金公司在《撤销申请书》首部列明了2001年《商标法》第二十八条,且在具体阐述理由时明确提出诉争商标与引证商标构成2001年《商标法》第二十八条所指之情形。


二、万金公司以诉争商标申请注册违反2001年《商标法》第二十八条规定作为评审理由之一向商标评审委员会提出撤销申请,违反2001年《商标法》第四十二条之规定。


根据2001年《商标法》第四十二条之规定,对核准注册前已经提出异议并经裁定的商标,不得再以相同的事实和理由申请裁定。根据查明事实,万金公司在诉争商标被初步审定公告后曾针对诉争商标提起商标异议,并提出了诉争商标与引证商标构成类似商品上的近似商标从而违反2001年《商标法》第二十八条的评审理由,后商标局就此作出了第8753号裁定,认定诉争商标与引证商标核定使用商品未构成近似商品,诉争商标与引证商标未构成近似商标,并裁定诉争商标予以核准注册,该裁定已经发生法律效力。


本案中,万金公司以诉争商标申请注册违反2001年《商标法》第二十八条规定为由提出的撤销注册申请与商标评审委员会作出的8753号裁定所针对的商标异议申请,系基于相同的事实和理由。


一审法院判决: 

一、撤销被告国家工商管理总局商标评审委员会作出的商评字【2014】第75794号关于第5175995号“萬金JW”商标无效宣告请求裁定;二、被告国家工商管理总局商标评审委员会于本判决生效后重新就第三人江苏万金工具有限公司针对第5175995号“萬金JW”商标提出的撤销注册申请作出裁定。

二  审


商标评审委员会、万金公司均提起上诉,请求确认撤销原审判决。


二审法院认为,根据查明的事实,万金公司在商标异议程序中,除主张诉争商标与引证商标构成近似商标外,还主张诉争商标侵犯其企业字号权,第8753号裁定以“诉争商标与引证商标使用的商品未构成近似,万金公司称万全公司侵犯其企业名称权证据不足”为由,裁定诉争商标予以核准注册。而在无效宣告程序中万金公司除认为诉争商标违反2001年《商标法》第二十八条外,亦主张了2001年《商标法》第十三条、第三十一条、第四十一条等规定,涉及不同法律条款,且提交了与异议阶段不同的证据,包括证明引证商标使用、知名度的证据以及证明诉争商标申请人恶意注册的证据等,上述证据部分亦为新形成的证据。可见万金公司是依据不同的事实和理由分别提出了商标异议和商标撤销申请。


二审法院判决: 

一、撤销北京知识产权法院(2015)京知行初字第104号行政判决;二、驳回成都市万全工具贸易有限公司的诉讼请求。


万全公司依法提起再审。


恒都观点


恒都认为,本案的突破点和难点为2001年《商标法》第二十八条的法律适用。


一审法院认为商标评审委员会适用2001年《商标法》第二十八条在被诉裁定中对诉争商标与引证商标是否构成类似商品上的近似商标进行实体审理,有违2001年《商标法》第四十二条的规定,构成“一事不再理”,属于程序违法。一审法院在此基础上,未对该条实体内容予以审理。


二审程序中,商标评审委员会和万金公司提请上诉的理由均为涉诉裁定适用2001年《商标法》第二十八条的规定进行实体审理,不违反2001年《商标法》第四十二条的规定。万全公司在二审答辩时就一审两项诉讼理由进行了陈述,但二审法院仅针对商标评审委员会和万金公司上诉理由进行审理,在认定被诉裁定未违反一事不再理的情况下,未对原审人民法院的判决进行全面审查,从而遗漏了万全公司在一审阶段关于“诉争商标的注册未违反2001年《商标法》第二十八条的规定”的诉讼请求。


故,恒都商标律师团队在对案件进行全面分析的基础上,经多次探讨确定再审方案。向最高法提交意见陈述书,明确指出:二审法院未对诉争商标与引证商标是否构成2001年《商标法》第二十八条类似商品上的近似商标进行审理,属于严重漏审,建议最高人民法院对本案件提审或者指令下级人民法院再审。


法院判定


最高人民法院将“二审判决是否遗漏了当事人的诉讼请求”作为本案的争议焦点。


最高人民法院认为:本案一审中,万全公司起诉的理由除了“被诉裁定程序违法”以外,还明确主张“诉争商标的注册未违反商标法第二十八条的规定”。二审法院在认定被诉裁定未违反一事不再理的情况下,应对被诉裁定的实体内容,即诉争商标的注册是否构成商标法第二十八条规定的情形进行审理。二审法院未就诉争商标是否构成商标法第二十八条的情形进行审理,属于遗漏了当时人的诉讼请求。万全公司的申请再审理由部分成立。


最高人民法院裁定: 

一、指令北京市高级人民法院再审本案;二、再审期间,中止原判决的执行。


案件启示


该再审案件之所以得以适用《行政诉讼法》第九十一条第六项,使被诉裁定涉及的实体条款被指令再审,是基于二审法院具有全面审查的义务。《行政诉讼法》第八十七条规定,人民法院审理上诉案件,应当对原审人民法院的判决、裁定和被诉行政行为进行全面审查。


二审法院漏审万全公司一审诉讼请求的事实,很容易陷入一种错误认识,即该漏审行为系因万全公司在收到胜诉判决后,未对一审判决法院认为部分对其不利陈述提请上诉,导致其丧失要求二审法院对2001年《商标法》第二十八条进行审理的权利。二审法院依据上诉人商标评审委员会和万金公司的上诉请求对2001年《商标法》第四十二条进行审理,未对2001年《商标法》第二十八条予以审理的原因是万全公司未就该项诉请提起上诉。该认识忽略了诉争裁定法律依据为2001年《商标法》第二十八条,而非第四十二条。二审法院在认定不构成“一事不再理”的情况下,应主动全面审查万全公司在一审阶段提起的诉讼请求。


最高人民法院适用《行政诉讼法》第九十一条第六项程序类条款指令再审,保护了各方当事人的诉讼权益,万全公司也不会因为一审胜诉丧失其在一审程序中主张的、被诉裁定依据的相关实体法得到审理的诉讼权利。


编辑:曹莉萍

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