“迷雾重重”的马库什权利要求,终露“真面目”——最高人民法院“一锤定音”所引发的思考!

恒都律师事务所 知识产权法律中心 专利无效专业组 青松 2019-08-19


马库什权利要求作为化学、医药领域特有的一种权利要求撰写方式,可谓是让人爱恨交织!一方面,马库什权利要求因其保护范围大而广受青睐;另一方面,其在无效阶段的修改、优先权的判定等方面一直争议不断,这种不确定性也让人苦不堪言。可喜的是,最高人民法院终于在2017年“一锤定音”,定纷止争!究竟最高人民法院持何种观点?又能带给我们哪些启发呢?且听笔者一一道来。



案例介绍


马库什权利要求保护的是通式化合物,典型的马库什权利要求形式为:列出通式化合物的结构,所述通式中包含多个取代基、且各取代基同样以并列可选项的方式罗列出多个可选基团。制药企业的核心化合物专利通常都采用马库什权利要求的撰写方式,常常涉及巨大的经济利益、且具有深远的社会影响。


长久以来,关于马库什权利要求的性质和无效阶段所允许的修改方式等在业界一直争议不断,平息这长久以来的“纷争”已迫在眉睫。


值得庆幸的是,在被评为2017年中国法院十大知识产权案件之四——(2016)最高法行再41号行政判决中,最高人民法院终于“一锤定音”。该案为再审申请人专利复审委员会与被申请人北京万生药业有限责任公司之间的发明专利权无效行政纠纷案,此案经历了一审、二审,并最终经再审,社会影响巨大,并且体现了不同观点之间的激烈交锋。最高人民法院在该案中明确认定:马库什权利要求不管包含多少变量和组合,都应该视为一种概括性的组合方案。马库什权利要求应当被视为马库什要素的集合,而不是众多化合物的集合。在无效阶段对马库什权利要求的修改原则应当是不能因为修改而产生具有新性能和作用的一类或单个化合物,但是同时也要充分考量个案因素。


最高人民法院的上述判决结论具有里程碑式的意义,使长久以来的纷争得以平息。该案的巨大社会影响,使马库什权利要求更加成为业内的关注焦点。除此之外,上述判决还带给了我们哪些启发和思考呢?下文将一一细说。


一、 无效阶段中为什么不能进行任意的“删除式修改”?


笔者认为,马库什权利要求所保护的通式化合物属于化学发明,而化学发明的特殊性在于其是否能够实施常常需要借助实验结果才能确认。如果允许权利人对通式化合物中并列可选基团的种类进行随意的任意删除,则可能使得根据说明书充分公开的内容无法得知其效果的化合物得到保护,这样是不公平的。由于马库什权利要求具有极强的概括能力,能够使专利权人的权益将得到最大化实现,因此考虑到社会公众的依赖利益,对马库什权利要求的“删除式修改”应当严格予以限制。当然,也存在例外的情况,即马库什要素能表现为单个化合物的特定情况,但目前并未见涉及此种特定情况的案例出现。


最高院的上述判决使得关于“删除式修改”的标准得到统一,并且在实践中得到严格执行,这对维护权利人利益与社会公众利益之间的平衡、保护化合物专利对现有技术做出的实质贡献等,均起到了积极作用。

二、在无效阶段不能任意“删除”,那么能进行“权利要求的进一步限定”吗?


在前文论述的基础上,由此引发出对另一个问题的思考,马库什权利要求在无效阶段中能否进行“权利要求的进一步限定”这种修改方式呢?


对此笔者认为,现行的规定并不禁止进行这样的修改,如果将最高人民法院在(2016)最高法行再41号判决中体现的观点延伸到禁止对马库什权利要求进行“权利要求的进一步限定”这种修改,则有矫枉过正之嫌。


关于这个问题可以主要从以下两个方面进行思考和分析:


首先,与权利人进行任意删除时所导致的保护范围不确定并不相同,在“权利要求的进一步限定”这种修改方式中可以补入的一个或多个技术特征,已经记载在权利要求书的其它权利要求中,因此这样的修改导致的对保护范围的改变具有比较明确的可预期性,不会影响社会公众的依赖利益。


其次,虽然权利要求书中每个权利要求的内容在涉案专利的说明书和实施例中通常都有相应的记载和体现,因此将其它权利要求的一个或多个技术特征补入某一权利要求中时,通常不会超出原申请文件记载的范围;但在判断是否能进行“权利要求的进一步限定”这种修改方式时,仍然还需要慎重地判断是否满足无效阶段修改所应遵循的原则,尤其要判断是否满足“不得超出原说明书和权利要求书记载的范围”的要求,只有修改不超出时这样的修改才能被接受。


三、马库什权利要求能否享有部分优先权?


马库什权利要求能否享有部分优先权的关键点在于,主张优先权的技术方案在在后专利申请的马库什权利要求中是否可分。


对此笔者认为,马库什权利要求能否享有部分优先权与前述关于马库什权利要求性质的认定,是存在内在一致性的。


通常情况下,基于马库什权利要求的整体性,如果在后申请在马库什权利中增加新的马库什要素,例如在在先申请的基础上增加了部分取代基的可选择项,则实际上是对各马库什要素的重新组合。这种重新组合是对马库什权利要求中共同属性的再次总结,超出了优先权文件记载的范围,此时通常认为在后的马库什权利要求不能享有部分优先权。


而在特定情况下,当马库什权利要求可以视为包括多个并列的具体化合物时,在满足其它要求的情况下,马库什权利要求是可以享有部分优先权的。


今后,关于马库什权利要求的纷争仍会继续,如何判断马库什权利要求的创造性、支持、单一性等仍是业界的难点问题,我们将持续予以关注。


编辑:李晓菁