关于恒都

恒都律师事务所是一家以资本市场、知识产权、争议解决为核心业务的顶尖的综合性律师事务所,业务范围涉及私募股权投资与风险投资、项目融资、外商投资、资产证券化与结构融资、银行与金融、证券业务、境外投资、兼并与收购、国企改制与产权交易、互联网金融、公司综合与合规、反垄断与国家安全审查、信息保护与网络安全、破产重整与清算、保险和信托与租赁、合同与担保、房地产和建设工程与基础设施、国际贸易与仲裁、娱乐与传媒、商标、专利、著作权、技术合同纠纷、商业秘密、不正当竞争、信息网络域名与电子商务、特许经营、海事海商、航空与航天、自然资源与能源、环境和健康与安全、招投标与政府采购、行政法律事务与国家赔偿、税务与财富规划、劳动争议、消费者权益、婚姻家庭、民事侵权、医药医疗、刑事辩护等40多个专业领域,致力于为中外客户的境内外商业活动及跨国交易提供最高质量和最全方位的法律服务。

恒都动态
【恒都SHOW】六月的海风,和着恒都人轻快而奋进的步伐——那是我们关于北戴河的记忆
07-10


炎炎夏日,如期而至。

 

恒都团队也迎来盛夏的一次小休憩。

 

在刚刚接收到来自美的集团5000万标的额的案件委托之后,恒都团队踏上夏日旅程,只为短暂的小憩之后,更加全力以赴的投入工作,以回馈客户的每一份信任。

 

从恒都北京总部出发,度过约4个小时的车程,团队在一片欢声笑语中到达美丽的秦皇岛北戴河海滨。



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北戴河因美丽的沙滩和凉爽的气候,被称为中国最著名的避暑、疗养胜地,评为国家级森林城市、世界著名观鸟圣地。不管是走在松软干净的小径上,游览鸽子窝公园的山色海景,或是畅游在舒适的海水浴场,享受渔岛各式的休闲设施,还是与同伴们聚在月色下篝火边,欢度碧螺塔上又一个对酒当歌的夜晚……这些都让恒都的同事们有了难得的放松,也卸下连日奋斗留下的疲倦。


回首2017年的上半年,忙碌有序而又硕果累累,恒都取得了多项傲人成绩,不仅在传统王牌业务——知识产权领域斩获一批新的荣誉奖项,如2017钱伯斯“受认可律所”、知产力“年度卓越团队”大奖、知产案件代理占比排行榜TOP1、2017LEGALBAND知产领域“中国顶级律所”等,而且在蓬勃发展的资本市场、争议解决领域亦是全面开花、节节攀升,如代理某银行涉案标的高达5亿的海事纠纷再审案件,为多家基金管理公司出具法律意见书审核通过,与金佰利公司等知名企业建立常法服务合作关系等。这一项项卓越的业绩都来自于每一位恒都人的不懈努力和他们的真诚服务。

 

恒都自2010年12月10日成立以来,历经多年发展,一直秉承“客户至上、团队合作、创新精神”的事务所文化,始终以客户的需求为第一位,凭借“一流的管理能力、一流的专业能力、一流的市场能力”三大核心竞争力,以资本市场、知识产权、争议解决为主导方向,以综合法律服务为后盾,致力于为中外客户的境内外商业活动提供最高质量和全方位的法律服务。

 

海风的声音还在耳畔,海鲜的味道还在味蕾,而恒都人已经再次全身心的投入工作——为恒都的骄傲,为客户的满意。

 

下附部分照片分享:


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 编辑:曹莉萍

【恒都法研】未经许可对他人计算机软件保密措施进行解密行为的法律责任问题
08-22

计算机软件作为一种智力劳动成果,以作品的形式受到著作权法的保护。法律赋予软件开发者或其他著作权人一定的精神权利和财产权利,并保护合法权利不受侵害。软件开发者为防止软件被非法复制、使用,通常以软件加密的方式,限制对软件的任意复制和使用,从而使软件从技术上获得保护。


近年来,钥匙盘、加密狗、逻辑锁等加密手段技术获得了广泛应用,并一度取得了显著的效果。但盗版者基于利益的驱使,常对加密软件进行解密,并在破坏技术保护措施后使用、复制和销售他人具有著作权的计算机软件。下面,结合案例说明未经许可擅自对他人计算机软件保密措施进行解密需要承担的法律后果:


案例1、邹某某破译、销售某培训教程案【1】


基本情况:2013年8月,A网络科技有限公司推出某培训教程,获得了广东省版权局颁发的《作品著作权登记证书》。同年11月,被告人邹某某通过参加A网络科技有限公司网上远程培训获得该课程。2014年1月,被告人邹某某为了获取非法利益,破解了该套课程软件的密匙,随后在网上进行销售,至案发时止,非法获利共计人民币65305.03元。2014年11月19日,被告人邹某某在湖南省新化县向警方投案。


法院认定:被告人邹某某以营利为目的,未经著作权人许可,复制发行其制作的培训教程,非法经营额为五万元以上,其行为已构成侵犯著作权罪【2】,依法应判处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。公诉机关对被告人邹某某的行为构成侵犯著作权罪的指控,事实清楚,证据确实、充分,应予以支持。


案例1中的邹某某不仅包括有对涉案课程软件进行解密的行为,还包括对解密后的课程软件进行复制后通过网络销售的行为,解密行为只是其违法复制销售行为的手段,其以营利为目的侵犯他人著作权的事实清楚,证据确实、充分,满足刑法第二百一十七条规定的有其他严重情节的构成要件,被处以有期徒刑并处罚金也在意料之中。


案例2、刘某某非法破解并销售盗版软件产品及非法提供解密设备案【3】


基本情况:B公司是中国小微企业财务软件市场占用率较高的软件企业,在行业内具有很高的商业声誉,是T6企业管理软件的计算机软件著作权人。被告刘XX未经许可,擅自通过非法破解手段,故意避开或破坏B公司为保护软件著作权而采取的技术措施并通过某宝开设网店对外销售涉嫌侵犯B公司软件著作权的盗版软件产品及非法解密设备。


法院认定:根据B公司公证取证的涉案软件安装过程中的提示显示,该软件的著作权人为B公司,虽然B公司提供的著作权登记证书上的版本与原告主张权利的软件版本有所不同,但根据软件行业的惯例,软件在开发完成投入运营后,根据运营情况需适时更新以修复软件中的系统漏洞等事宜,因此会存在版本更新问题,版本号的差异不足以否认B公司的著作权。刘XX未经权利人B公司许可,在其网店销售涉案的T6企业管理软件,侵犯了B公司对涉案软件享有的发行权;因刘XX未就其销售的盗版软件的来源提供相关证据,故应推定其侵权行为还包括复制,应承担赔偿损失的民事责任。


案例2中,刘XX以解密涉案软件并提供非法解密设备为手段实施销售盗版软件的营利目的,虽然原告B公司没有举证被告实施了复制行为,但由于刘XX未能就其销售的盗版软件的来源提供证据,故法院推定其还实施了复制行为,同时承担相应的民事责任。


案例3、霍XX等销售计算机软件加密锁侵犯著作权罪案【4】


基本情况:被害人C公司为软件开发公司,其公司官网向公众免费提供正版软件的下载,使用者下载软件后,需从C公司购买软件加密锁方能正常使用。自2013年4月起,被告人霍XX身为D电子商务有限公司法定代表人及实际负责人,雇佣被告人吴XX等5人,未经著作权人许可,利用互联网销售C公司享有著作权的软件加密锁和软件破解驱动程序,以达到销售C公司享有著作权的软件的实质目的,非法经营数额为274,944元。被告人刘XX于2013年6月起参与上述犯罪,非法经营数额为189,436元。2013年10月28日,被告人霍XX、吴XX等6人被公安机关抓获归案。


法院认定:被告人霍XX、吴XX等6人身为D电子商务有限公司直接负责的主管人员或直接责任人员,以营利为目的,未经著作权人许可,以公司名义发行他人享有著作权的计算机软件,侵犯他人著作权,其中霍XX、吴XX等5人的行为情节特别严重,刘XX的行为情节严重【2】,其行为均已构成侵犯著作权罪,应予惩处,公诉机关指控罪名成立。对于被告人霍XX及其辩护人关于应以销售侵权复制品罪【5】追究被告人霍XX刑事责任的辩护意见,在案证据显示,被告人通过销售软件加密锁和软件破解驱动程序,达到销售C公司享有著作权的计算机软件的目的,实质为发行他人作品之行为,符合侵犯著作权罪的犯罪构成,应认定为侵犯著作权罪,故对以上辩护意见不予采纳。判处被告人霍XX有期徒刑并处罚金,判处吴XX等5人缓刑并处罚金。


案例3中的被告人通过销售加密锁的方式控制软件的使用渠道获取对价收入,而盗版加密锁的功能和目的是使他人正常使用正版软件,虽然形式上没有对C公司享有著作权的计算机软件本身进行复制发行,但上述利用盗版加密锁绕开著作权人的技术保护措施,变相销售他人享有著作权的软件作品,实质上受侵害的客体是软件的著作权,故法院将其认定为刑法上的“发行”行为,构成侵犯著作权罪。


本案是2015年度北京市法院知识产权十大典型案例之一,属于典型的新型计算机软件侵权犯罪案件,在犯罪认定过程中突破原有“作品发行”之内涵,锁定犯罪行为本质,在犯罪对象和侵权方式方面均有一定的代表性,可在一定程度上对于类似侵权方式的盗版者产生威慑作用,维护著作权人的利益。


从上述几个案例可以看出,盗版者往往是以盈利为目的对加密软件进行解密,破坏技术保护措施后再实施复制、销售的行为,对这类盗版案件的处理,一般根据著作权法关于“非法复制发行”的禁止性规定,在查清盗版者非法复制发行行为的事实后,判定盗版者承担侵权责任。


但在我国著作权法及其实施条例、计算机软件保护条例等相关法律、法规中,没有对加密软件进行解密等相关行为的明文规定,由此,对于不是以盈利为目的,仅涉及解密行为本身的情况如何定性,业界争议较大,以往的判例很少涉及。


笔者认为,对于擅自对他人计算机软件保密措施进行解密结果进行了扩散(如通过互联网公开)帮助不特定多数人实施侵权的情况,可以通过以下方式寻求法律救济:

第一,对于恶意解密者,可以适用最高人民法院关于贯彻执行《中华人民共和国民法通则》若干问题的意见(试行)第148条第1款规定,“教唆、帮助他人实施侵权行为的人,为共同侵权人,应当承担连带民事责任”。


第二,对加密软件进行恶意解密的行为往往直接或间接地侵犯了著作权,即使行为人采用规避法律的手段,恶意解密并向他人传播,但不直接从事复制发行,也可以把为实现侵权目的实施的解密行为与在此基础上的复制行为作为完整的侵权行为综合考虑,视为为侵权提供便利的间接侵权,可以参考伪造著作权人许可文件的情形追究其侵权责任【6】。



参考文献:

【1】(2015)深罗法知刑初字第26号。

【2】最高院、最高检关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的解释第五条第一款“以营利为目的,实施刑法第二百一十七条所列侵犯著作权行为之一,违法所得数额在三万元以上的,属于‘违法所得数额较大’;具有下列情形之一的,属于’有其他严重情节’,应当以侵犯著作权罪判处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金:(一)非法经营数额在五万元以上的;(二)未经著作权人许可,复制发行其文字作品、音乐、电影、电视、录像作品、计算机软件及其他作品,复制品数量合计在一千张(份)以上的;(三)其他严重情节的情形”。

第二款“以营利为目的,实施刑法第二百一十七条所列侵犯著作权行为之一,违法所得数额在十五万元以上的,属于‘违法所得数额巨大’;具有下列情形之一的,属于‘有其他特别严重情节’,应当以侵犯著作权罪判处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金:(一)非法经营数额在二十五万元以上的;(二)未经著作权人许可,复制发行其文字作品、音乐、电影、电视、录像作品、计算机软件及其他作品,复制品数量合计在五千张(份)以上的;(三)其他特别严重情节的情形”。

【3】(2015)杭余知初字第308号。

【4】(2015)海刑初字第01741号。

【5】最高院、最高检关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的解释第六条“以营利为目的,实施刑法第二百一十八条规定的行为,违法所得数额在十万元以上的,属于‘违法所得数额巨大’,应当以销售侵权复制品罪判处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金”。

【6】最高院、最高检关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的解释第十一条第二款“刑法第二百一十七条规定的‘未经著作权人许可’,是指没有得到著作权人授权或者伪造、涂改著作权人授权许可文件或者超出授权许可范围的情形”。


编辑:曹莉萍

【恒都时评】投石问路——特朗普“点将”触动美外商投资审查哪根神经
04-13


作者|综合法律及争议解决事业部 反垄断及国家安全审查专业组 赵彦雯


一、背景:幕僚搭台,川普唱戏


应美利坚合众国总统特朗普邀请,国家主席习近平于当地时间4月6日至7日在美国佛罗里达州海湖庄园同特朗普举行会晤。中美元首会晤是两国高层间先后三轮互动的成果,“习特会”牵动全球视线。




然而,特朗普的“任性”并不会轻易狗带。


3月30日,白宫发言人表示特朗普期待与习近平主席的会晤。隔天,特朗普转身便签署了两项行政命令。一份命令要求美国商务部和美国贸易代表办公室评估美国贸易逆差的成因,更严格执行反倾销法律,防止外国企业以不公平价格在美国销售商品;另一份则计划向“不公平贸易”征收制裁性关税。美国商务部、国家贸易委员会主任负责人同时强调,这两项行政命令并非针对中国。总统发布“急令”、官员适时解释“强调”,不免让外界解读这是提前为中国准备的“礼物”。




自特朗普上任,外界对其性格、行为方式、政令褒贬不一,但不可否认的是,特朗普政府的施政已逐步表明,这个最初媒体戏谑的“推特治国”总统并不简单。其中特朗普亲点的“爱将”的作用更毋庸置疑。如前文所述,美国商务部、美国贸易代表办公室、国家贸易委员会为特朗普的贸易审查政令造势、保驾护航。那么,针对外国投资的审查,特朗普麾下内阁和白宫幕僚机构又将各司何职?新任长官又将对审查产生何种影响?


本文以美国内阁及白宫幕僚机构的人事任命为切入点,试析特朗普政府治下,美国国家安全审查存在的变数。


二、美国外国投资委员会介绍


(一)CFIUS简介


美国外国投资委员会(Committee on Foreign Investment in the United),简称CFIUS,是美国审查外国企业对美国公司的投资并购案件,以及评估其对美国国家安全影响的专管部门。CFIUS由16个机构组成,包括8个行政部门及8个白宫机构。


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CFIUS由财政部主导,其他成员参与并接受任务指派,多机构协调对交易并购案件进行国家安全审查。通常情况下,CFIUS审查程序由当事人对交易自愿申报、通报启动,如果交易方无视这种“自愿”提交要求,CFIUS则有权单方面审查交易。在接收到任何一个机构递交的国家安全审查申报后,CFIUS将申报需要审查的要素发放到相关机构进行审查,最后各机构将审查/调查意见汇总,由CFIUS根据意见投票决定交易是否有损害国家安全的危险。如果CFIUS在调查的基础上认为某项并购可能损害国家安全而又不能通过消危协议解决安全问题的,则要提交总统决定。


(二)成员的角色担当


十六个成员依其部门职能分工不同,在审查程序中的角色也有区别:


CFIUS的主席由财政部部长担任,财政部是委员会的办公机构所在地。财政部长负责牵头启动,并根据需要组成CFIUS审查成员,在审查程序中起着主导和领导作用。财政部长也是CFIUS根据审查意见对外订立消危合同的主要负责人。


CFIUS投票“俱乐部”由财政部、国土安全部、商务部、国务院、司法部、能源部、美国贸易代表、科技政策办公室的部门负责人组成,这九个部门/办公室是CFIUS的常规成员。其投票直接决定CFIUS是否认定某并购投资案件危害美国国家安全。


劳工部、国家安全情报总监则是依职权参与CFIUS的日常工作,依职能视情况为CFIUS审查提供相对中立持平的情报信息和建议,不具有实质投票权。


美国管理和预算办公室、经济顾问委员会、国家安全委员会、国家经济委员会、国土安全委员会,其作为白宫机构、是美国总统身边的“红人”,将就相关领域的战略决策向总统提出建议,是CFIUS中的观察员单位。


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值得注意的是,本届政府针对经济贸易新设了一个总统顾问机构——国家贸易委员会。


三、特朗普政府CFIUS雏形


(一)组阁情况[1]




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(二)CFIUS成员及审查变数


就目前提名及任命情况来看,除财政部长因主张空白对华态度尚不明确、国务卿主张缓和的国际贸易态度外,CFIUS的其他常规成员机构、协作成员观察员成员的负责人其对中国的态度均不甚柔和。国家贸易委员会是本届政府新设的总统顾问机构。机构主任彼得·纳瓦罗,是白宫高级职务中唯一一位经济学家,其对未来总统经济、国家贸易等方面的决策可能会有广泛而深远的影响。而其对华态度从所著文书可见一斑。虽然国家贸易委员会并非CFIUS成员,但鉴于特朗普对其重视程度,可能成为将来CFIUS审查及决策中不可忽视的一大变数。


综观特朗普“智囊团”,其内政外交的多位部长级别人物,多挟据美国重点行业的商贾富绅,结合新一届整体内缩的贸易政策,不难预见,未来在美国的相关行业领域的并购投资可能会遭受更严苛的审查。


不过,执政后的相关负责人态度及行事必会有所变化,或有新的变动。




从整体看,2016年中美双向投资累计已超过1700亿美元;截至2016年底,中国企业在美国累计非金融类直接投资已经将近500亿美元,遍布美国44个州,创造了近10万个就业岗位[2],中国投资给美国经济增加的活力也是“实实在在的”。从全球视角看,“中国和美国是最大的发展中国家、最大的发达国家、世界前两大经济体……相信,合作是中美两国唯一的正确选择,宽广的太平洋有足够空间容纳中美两个大国[3]。相信本次习特会晤,将为中美贸易、投资发展指明方向。


[1] http://mt.sohu.com/20170122/n479316117.shtml

[2]《把握中美经贸关系需要从现实出发》,钟声,人民日报2017年3月28日02 版

[3]《握手—中美元首庄园会晤新开始》,人民日报微视频,2017年4月3日


(编辑:曹莉萍)

“微信”商标诉讼最新进展:系列诉讼均被驳回或中止
06-27


说到“微信支付”,大家的第一反应估计都是,这是腾讯旗下的产品,商标理应归腾讯公司所有。然而,自称拥有“微信”商标注册权的北京中欣银宝通支付服务有限公司(以下简称银宝通公司)在全国提出一连串诉讼,状告使用微信支付业务的多家商家侵犯其注册商标权。最新的进展是,这些诉讼或者是被裁定驳回起诉,或者中止诉讼。

 

银宝通公司称,20117月,其参股公司中欣安泰投资发展集团有限公司向国家工商总局商标局提出在《商标注册分类表》中的第36类金融服务方面申请注册“微信”商标。商标在20129月注册完成,注册号为第9744522微信注册商标证。

 

2016年底,银宝通公司以多家企业使用“微信支付”涉嫌构成商标侵权为由,分别起诉了上海肯德基有限公司、北京趣拿信息技术有限公司、苏果超市有限公司、杭州屈臣氏个人用品商店有限公司、广州百佳超级市场有限公司等多家企业。其要求法院责令上述被告立即停止以任何方式使用“微信”商标提供收付款方面的金融服务,判令被告赔偿原告经济损失。

 

针对此事,腾讯方面做出回应:微信支付业务合法合规,深受商家和广大用户的喜爱,腾讯将密切关注事件进展;经查询,银通宝原告提到的微信商标,已经在国家商标局的法律程序中被撤销,目前该撤销程序仍在复审中。

 

近日,南京铁路运输法院就银宝通公司诉苏果超市有限公司案作出裁定,驳回原告起诉。该院认为,涉案注册商标于2016722日被国家工商总局商标局决定撤销。虽然在规定期限内涉案商标注册人向商标评审委员会申请复审,该撤销决定尚未最终生效,但该撤销决定足以导致原先的权利基础明显不稳定。商标注册人应待其权利稳定后,再行诉讼维权。此外,商标的识别功能是通过商标使用而产生,并随着商标使用的时间、范围、频率等逐步强化。但是依据现有证据,原先在核定服务项目中有效使用涉案注册商标的证据并不充分。

 

银宝通公司诉北京趣拿信息技术有限公司案日前也有了结果,北京市海淀区人民法院认为,涉案商标现处于撤销复审程序中,其复审结果对该案的审理具有实质性影响,在其未审结的情况下,依法应中止诉讼。


编辑:曹莉萍

【专家看法】《类似商品和服务区分表》在判定商标使用中的作用
01-11


作者|蒋利玮 高级法律顾问


【摘  要】:作为申请商标指定商品或服务的依据,《类似商品和服务区分表》是区分核定商品或服务与非核定商标或服务的标准。不允许在《类似商品和服务区分表》的范围之外,重新定义和解释商品或服务,否则将彻底破坏商标申请和注册秩序,也将模糊商标专用权的界限,甚至将商标专用权与商标禁用权相等同。判定是否属于在核定的商品或服务上使用商标是区分注册商标使用与未注册商标使用的重要标准,在适用《商标法》第三十一条和第四十四条第(四)项的过程中具有重要的意义。

 

【关键词】:《类似商品和服务区分表》 商标专用权 商标禁用权 注册商标使用 未注册商标使用

 

根据我国1994年5月5日加入的《商标注册用商品与服务国际分类尼斯协定》[i]第一条第(一)项规定,成员国采用共同的商标注册用商品和服务分类,即《尼斯分类》。《类似商品和服务区分表》(简称《区分表》)是国家工商行政管理总局商标局在《尼斯分类》的基础上,结合我国商品和服务使用情况制定的。《区分表》的作用在于作为商标申请时指定商标和服务的依据,统一的商品和服务分类便于商标检索、查询和行政管理,同时《区分表》也可以作为判定类似商品和服务的参考。但是,在判定类似商品和服务的过程中,《区分表》并非必须遵循的依据。


《尼斯协定》第二条第(一)项规定,在对任何特定的商标提供保护的范围方面,对成员国不具有约束力。《商标法新加坡条约》[ii]第九条第二款规定:商品或服务,不得因为商标主管机关在任何注册或公告中将其列入《尼斯分类》的同一类别,而被认为互相类似;也不得因为商标主管机关在任何注册或公告中将其列入《尼斯分类》的不同类别,而被认为互相不类似。


最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十二条、最高人民法院《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》第十五条均规定,《类似商品和服务区分表》仅作为判定类似商品或者服务的参考。《区分表》在说明中也指出:认定商品或服务是否类似,应以相关公众对商品或服务的一般认识综合判定。

由于《区分表》在判定是否构成类似商品和服务时仅具有参考价值,其在判定商标是否使用在核定的商品或服务上时的作用往往被忽视。甚至有观点认为在判定商标是否使用在核定的商品或服务上时可以突破《区分表》的规定。笔者认为这种观点是错误的。理由如下:


1、我国《商标法》第十九条至第二十一条规定,申请商标注册的,应当按规定的商品分类表填报使用商标的商品类别和商品名称。商标注册申请人在不同类别的商品上申请注册同一商标的,应当按商品分类表提出注册申请。规定,注册商标需要在同一类的其他商品上使用的,应当另行提出注册申请。《商标法实施条例》第十三条第一款规定,申请商标注册,应当按照公布的商品和服务区分表按类申请。既然《区分表》作为申请商标时指定商标或服务的依据,在核准商标注册后也应当成为界定核定商品或服务的依据。


如果超出《区分表》的范围之外重新定义和解释注册商标核定使用的商品或服务,无疑会严重破坏商标申请和注册秩序。例如《区分表》将金属门划为第6类0603类似群组,非金属门划为第19类1909类似群组,如果注册商标仅核准注册在金属门上,那就不能将非金属门也界定成为该商标核定使用商品,在非金属门上使用该商标不属于注册商标的使用,而是未注册商标的使用。


2、判定是否构成类似商品和服务与判定商标是否使用在核定的商品或服务,是两个完全不同的判断过程。前者涉及商标禁用权的范围,后者涉及商标专用权的范围。所谓商标专用权是指商标所有人使用或者许可他人使用注册商标的权利。所谓商标禁用权,是指商标所有人禁止他人使用或者仿冒其商标商标的权利。商标专用权的范围是固定的,即《商标法》第五十一条[iii]规定的以核准注册的商标和核定使用的商品为限;而禁用权的范围要大于专用权,即《商标法》第二十八条[iv]、第五十二条第(一)项[v]规定的相同或类似商品上的相同或近似商标,如果构成注册的驰名商标,则禁用权的范围扩展到《商标法》第十三条第二款规定的不相同或者不相类似商品上的复制、摹仿或者翻译商标。


在确定商标禁用权范围时,之所以可以突破《区分表》,其主要原因在于商标经过使用获得的知名度越大,商标禁用权的范围越大。而在确定商标专用权范围时,超越《类似商品和服务区分表》重新解释和定义核定使用的商品或服务,实际上是对《商标法》第五十一条、《商标法实施条例》第十三条第一款的违反,必然破坏商标申请和注册和秩序,实际上将商标专用权与商标禁用权相等同。


根据《商标法》第五十一条的规定,注册商标的使用是指在核定的商品或服务上使用核准注册的商标,而除此之外,均属于未注册商标的使用,包括在核定的商品或服务上使用非核准注册商标或者在非核定商品或服务上使用核准注册商标。《区分表》作为界定核定商品或服务的依据,在判定商标使用的过程中具有重要的意义。


一、《区分表》与《商标法》第三十一条的适用


《商标法》第三十一条规定,申请商标注册不得损害他人现有的在先权利,也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。该条中“已经使用并有一定影响的商标”指的是未注册商标,不包括注册商标。该规定与《商标法》第二十八条规定的区分在于:后者系对在先注册商标专用权的保护,前者则是对未注册商标和在先注册商标专用权以外的其他“在先权利”的保护,例如著作权、外观设计权、商号权等。


具体而言,对于已注册商标,无需考虑是否经过使用获得一定影响,即应当禁止在相同或类似商品上申请注册相同或近似商标;而对于未注册商标,则必须经过使用获得一定影响,才能禁止在相同或类似商品上申请注册相同或近似商标。可见《商标法》第二十八条和第三十一条分别针对注册商标与未注册商标规定了不同的保护条件,两者不应当混同。


既然《商标法》第三十一条中的“使用”系指未注册商标的使用,就应当排除在核定商品或服务上核准商标的使用。在原告浙江医药股份有限公司不服被告国家工商行政管理总局商标评审委员会、第三人浙江省医药保健品进出口有限责任公司关于第1265212号“ZMC”商标争议裁定案[vi]中,被告国家工商管理总局商标评审委员会(简称商标评审委员会)认定,浙江省医药保健品进出口有限责任公司(简称医保进出口公司)提供的证据可以表明,在争议商标申请注册之前,在医药经营服务上已在先使用“ZMC”商标并有一定影响,医药经营服务以拣选、提供药品等商品为服务内容,该类服务与药品商品关系紧密,相同商标共存于该类服务和商品上容易导致消费者的混淆误认。医药公司注册争议商标的行为已构成《商标法》)第三十一条所指抢注他人在先使用并有一定影响的商标的情形。


据此,商标评审委员会裁定撤销争议商标。法院判决则认为:医保进出口公司拥有的第879753号注册商标被核定使用在进出口代理,推销(替他人)服务项目上,有效期自1996年10月7日至2006年10月6日。医保进出口公司于1997年10月26-28日在《工商时报》等多份报纸展示的商标,图样与上述注册商标一致,明确载明系进出口额最大500家企业商标展示,并注明排名和进出口总额,其中记载的主营商品应当理解为医保进出口公司进出口代理或替他人推销的商品。


医保进出口公司提交的秋交会会刊,主要内容以英文记载,系医保进出口公司参加进出口领域交易会的宣传材料。商标评审委员会认定的医药经营服务在《类似商品和服务区分表》上并无明确记载,实为替他人推销医药,已经包含在替他人推销服务中。因此,上述证据均为医保进出口公司对注册商标的使用证据,并非对未注册商标的使用证据。据此,法院以商标评审委员会认定事实不清、适用法律错误为由,撤销商标评审委员会作出的商标争议裁定。


上述案例中,商标评审委员会实质上杜撰了一个《区分表》中不存在的医药经营服务,并在此基础上认定在医药经营服务上使用商标为未注册商标的使用。法院判决则认为商标使用究竟属于注册商标使用还是未注册商标使用,应当依据《区分表》进行判断。所谓医药经营服务,已经包含在《区分表》中第35类3503类似群组的推销(替他人)服务中。


对该服务,《类似商品和服务区分表》注释为:为他人将各种商品(运输除外)归类,以便顾客看到和购买;这种服务可由零售、批发商店通过邮购目录和电子媒介,例如通过网站或电视购物节目提供。医保进出口公司在该服务上已经有第879753号注册商标,其提供的使用证据中,均为在该商标有效期内在核定服务上使用该核准商标图样的证据,因此应当认定为注册商标的使用,而并非《商标法》第三十一条中所指未注册商标的使用。


二、《区分表》与《商标法》第四十四条第(四)项的适用


《商标法》第四十四条第(四)项规定,连续三年停止使用注册商标,由商标局责令限期改正或者撤销其注册商标。所谓注册商标的使用,依据《商标法》第五十一条的规定,是指在核定使用的商品或服务上使用核准注册的商标。在核定的商品或服务上使用非核准注册商标,或者在非核定商品或服务上使用核准注册商标,均属于未注册商标的使用。下面试举两例以作分析:


案例1:注册商标A核定使用在《区分表》第37类3702类似群组的建筑服务上。商标所有人为证明该商标的使用提供了《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、规划与建筑设计图册、设计费发票、设计单位出具的证明材料、项目奠基及开盘拍摄的照片、某报纸刊登的该项目系由商标所有人投资兴建的广告。有观点认为:上述证据足以证明该注册商标的使用。笔者持相反观点,理由如下:


1、按照《区分表》的注释,建筑是指为他人建造供人们进行生产、生活等活动的房屋或场所等永久性建筑的承包商或分包商所提供的服务,不包括为自己建造或者接受他人为自己建造。


2、根据我国《城市规划法》第三十条[vii]、第三十一条[viii]的规定,《建设项目选址意见书》和《建设用地规划许可证》均为建设单位向城市规划行政管理部门申请办理的行政许可文件。所谓建设单位并非《区分表》所指为他人提供建筑服务的承包商或分包商,相反,而是接受建筑服务的发包商,或者建设单位亦可以自行建造。而规划与建筑设计图册、设计费发票、设计单位出具的证明材料、项目奠基及开盘拍摄的照片和某报纸刊登的该项目系由商标所有人投资兴建的广告,仅涉及商标所有人作为该建筑业主的身份委托他人设计以及项目完成后销售的情况,与商标所有人为他人提供建筑服务完全不符。上述证据实质上系《区分表》中第36类3602类似群组商品房销售服务的使用证据,而并非建筑服务上的使用证据。


案例2:注册商标B核定使用在《区分表》中第4类0401类似群组的工业用油及油脂、润滑剂(不包括燃料用油)上,但未核定在润滑油上。有观点认为:润滑剂是润滑油的一个上位概念,润滑剂最主要的品种为润滑油,润滑油与润滑剂应属于相同商品,因此,在润滑油上的使用应视为注册商标的使用。笔者持相反观点,理由上述观点明显违反《商标法》第二十一条,即注册商标需要在同一类的其他商品上使用的,应当另行提出注册申请。《区分表》第4类0401类似群组列明的是工业用油及油脂、润滑油、润滑剂(不包括燃料用油)。


既然《区分表》已经明确对润滑油和润滑剂进行了区分,那么就应当认为润滑剂和润滑油不同,在润滑剂上使用商标应当视为未注册商标的使用。这种认定也有利于维护注册秩序,符合权利义务对等原则。国家工商行政管理总局商标局1996年1月15日发布的《关于执行


《商标法》中除第三十一条、第四十四条第(四)项涉及商标使用以外,还有第十一条第二款,第十四条第(二)项,第二十五条、第二十九条、第四十五条、第四十八条等多个条款涉及商标使用的判定,均应当以《区分表》作为依据。总而言之,任何商标的使用必然和某一特定的商品或服务联系起来,由于《区分表》系作为注册商标指定商品或服务的依据,因此,在界定某一特定商品或服务是否为核定或指定商品或服务时必须以《区分表》为依据,不允许在《区分表》的范围之外重新定义和解释商品和服务。


[i] 1957年6月15日签订于法国尼斯,1961年4月8日生效,此后多次修订。

[ii] 2006年3月27日签订于新加坡,2009年3月17日生效。我国虽未正式加入该条约,但已于2007年1月29日成为该条约签字国,目前等待全国人民代表大会常务委员会批准,尚未成为该条约成员国。

[iii] 《商标法》第五十一条规定,注册商标的专用权,以核准注册的商标和核定使用的商品为限。

[iv]《商标法》第二十八条规定,申请注册的商标,同他人在同一种商品或者类似商品上已经注册的或者初步审定的商标相同或者近似的,由商标局驳回申请,不予公告。

[v] 《商标法》第五十二条第(一)项规定:未经商标注册人的许可,在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的属侵犯注册商标专用权。

[vi] 参见北京市第一中级人民法院(2009)一中知行初字第2003号行政判决书、北京市高级人民法院(2010)高行终字第111号行政判决书。

[vii] 《城市规划法》第三十条规定,城市规划区内的建设工程的选址和布局必须符合城市规划。设计任务书报请批准时,必须附有城市规划行政主管部门的选址意见书。

[viii] 《城市规划法》第三十一条规定,在城市规划区内进行建设需要申请用地的,必须持国家批准建设项目的有关文件,向城市规划行政主管部门申请定点,由城市规划行政主管部门核定其用地位置和界限,提供规划设计条件,核发建设用地规划许可证。建设单位或者个人在取得建设用地规划许可证后,方可向县级以上地方人民政府土地管理部门申请用地,经县级以上人民政府审查批准后,由土地管理部门划拨土地。


(校对人:曹莉萍)



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(校对人:曹莉萍)

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