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【恒都法研】功能性技术特征在授权、确权和侵权阶段的不同解释方式

恒都知识产权法律中心 专利侵权专业组 陈涛 2018-09-13

一件专利,可能从申请开始,会经历多个阶段,首先是实质审查的授权阶段,然后是无效的确权阶段,以及维权时候的侵权诉讼阶段,在这几个阶段中,都涉及到对权利要求的解释,但是,由于三个阶段的目的和作用的不同,专利权人(申请人)能够对专利文件进行修改的自由度也不同,导致对权利要求保护范围的解释原则也不尽相同。这里笔者针对功能性技术特征在授权、确权和侵权阶段的解释方法进行一个梳理。


一、何为功能性技术特征?为什么要采用功能性技术特征?在何种情况下才会允许使用功能性技术特征进行限定?


功能性技术特征,是指权利要求中对产品的部件或者部件之间的配合关系或者对方法的步骤采用其在发明创造中所起的作用、功能或者产生的效果来限定的技术特征。


专利制度的核心就是以公开换保护,因此,这就要求申请人在撰写权利要求书时,尤其是对于产品权利要求而言,应该尽量用结构特征来限定描述产品或者方法,只有这样社会公众才能够更好的理解和明白专利的技术方案。但是,总是会存在一些技术特征无法用结构特征来限定,或者说用结构特征限定不如用功能或效果特征来限定更为恰当,如果该功能或者效果能通过说明书中规定的试验或者操作或者所属技术领域的惯用手段直接和肯定的验证的情况下,那么使用功能或者效果特征来限定才可能是允许的。


可见,在目前的法律法规中是不鼓励采用功能性技术特征来限定权利要求的,只有在必要的情况下才允许采用功能性限定的写法,这是因为,权利要求保护的技术方案是由多个技术特征组成的,功能性技术特征的存在容易对权利要求保护范围的界定产生一些困扰,其也不如采用结构特征来限定来的清楚。


二、功能性特征分别在授权、确权和侵权阶段的不同理解


虽然是同一个功能性技术特征,但是,在专利的不同阶段,专利局、专利复审委和法院对于该特征的解释却不尽相同,在这里我们仅从实务的角度来分析一下功能性技术特征在授权、确权和侵权阶段的不同解释方式。


授权阶段


授权阶段,是指专利在提交申请后,专利局针对该申请进行实质审查判断该申请是否应当授予专利权的阶段。


在专利审查指南中规定,“对于权利要求中所包含的功能性限定的技术特征,应当理解为覆盖了所有能够实现所述功能的实施方式。对于含有功能性限定的特征的权利要求,应当审查该功能性限定是否得到说明书的支持。如果权利要求中限定的功能是以说明书实施例中记载的特定方式完成的, 并且所属技术领域的技术人员不能明了此功能还可以采用说明书中未提到的其他替代方式来完成,或者所属技术领域的技术人员有理由怀疑该功能性限定所包含的一种或几种方式不能解决发明或者实用新型所要解决的技术问题,并达到相同的技术效果,则权利要求中不得采用覆盖了上述其他替代方式或者不能解决发明或实用新型技术问题的方式的功能性限定。”


可见,在授权阶段,对于功能性技术特征的理解为包含了所有能够实现所述功能的实施方式,这属于最大合理解释的范畴。在采用这种解释的情况下,主要存在以下几个问题:


首先是权利要求能不能得到说明书支持的问题,因为很多情况下发明人对于现有技术的贡献可能仅在某一个能够实现该功能或者效果的技术手段,社会公众从说明书中无法得出是否还有其他能够实现该功能或者效果的技术手段,尤其是对于纯功能性的技术特征而言,因此如果采用功能性技术特征的方式来撰写,则会存在权利要求得不到说明书支持的问题。


其次是保护范围过大容易被驳回的问题,将功能性技术特征解释为所有能够实现该功能或者效果的技术手段,审查员只需要能够找到任意一个可以实现所述功能或者效果的技术特征,就有可能破坏该权利要求的新颖性或者创造性,这样不利于申请获得授权。


最后,即使申请在授权阶段没有被发现新颖性或者创造性的问题,但是在侵权判定阶段却不是按照所有能够实现该功能或者效果的技术特征来解释,而是采用更为限缩的与说明书中记载的能够实现所述效果或者功能的技术特征相同或者等同来进行解释,这样就造成了采用功能性技术特征来撰写权利要求,授权时困难,但是其获得的保护又被限缩了,导致在各个阶段都很吃亏。


目前在授权阶段采用这种解释方法的原因主要是,申请人拥有很大的修改空间,审查员采用这种解释方法,能够迫使申请人尽量采用更为明确的结构特征来限定权利要求,尽量将保护范围缩小,将自己做出贡献的地方写入权利要求中,这样才能更好的使得侵权判定阶段和授权阶段保持一致,实现权利和义务的相对等。

 

侵权阶段


最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)第八条规定:功能性特征,是指对于结构、组分、步骤、条件或其之间的关系等,通过其在发明创造中所起的功能或者效果进行限定的技术特征,但本领域普通技术人员仅通过阅读权利要求即可直接、明确地确定实现上述功能或者效果的具体实施方式的除外。


与说明书及附图记载的实现前款所称功能或者效果不可缺少的技术特征相比,被诉侵权技术方案的相应技术特征是以基本相同的手段,实现相同的功能,达到相同的效果,且本领域普通技术人员在被诉侵权行为发生时无需经过创造性劳动就能够联想到的,人民法院应当认定该相应技术特征与功能性特征相同或者等同。


由此可见,在侵权阶段时对于功能性技术特征的解释就和授权阶段完全不同了,而是采用了与说明书中记载的能够实现所述效果或者功能的技术特征相同或者等同来进行解释,并不是授权阶段的所有能够实现该功能或者效果的技术特征。这样的解释方法相当于限缩了权利要求的保护范围,这也导致了虽然在授权阶段专利权人承受了更多的驳回风险,但是其在侵权阶段并没有获得那么多的权利,这对于专利权人是不太公平的。


确权阶段


在确权阶段,也即无效阶段,对于功能性技术特征的理解是存在争议的,虽然专利复审委一直坚持与授权阶段相一致的解释方式,将其解释为所有能够实现该功能或者效果的技术手段,但是法院方面目前则有不同的两种观点。


一种观点认为:在无效阶段,本质上还是一个判断专利权是否具备专利性的阶段,是授权阶段的延伸和补充,因此在解释权利要求的技术特征上,应当与授权阶段保持一致,也即对于功能性技术特征的理解为包含了所有能够实现所述功能的实施方式。


在(2014)高行(知)终字第1978号案件中,二审法院则是支持了此种观点,认为,对于权利要求中以功能或者效果表述的功能性技术特征,应当理解为覆盖了所有能够实现所述功能或者效果的实施方式。


另一种观点则认为:在无效阶段,专利权人修改权利要求的权力受到了很大的限制,并不能够像授权阶段那样拥有那么大的修改自由度,如果仍然采用如授权阶段的那种解释方法,会导致专利权很容易就被无效,对专利权人很不利,而且实际上,专利权人实际获得的保护范围也并不是如授权阶段所解释的那样,因此该观点认为在无效确权阶段应该采用与侵权阶段相一致的解释原则,这样才能实现权利和义务的对等。


在2016京行终3679号案件中,二审法院就采用了此种观点,通过结合说明书及附图描述的该功能或者效果的具体实施方式及其等同的实施方式,确定该技术特征的内容。


上述两个案例也说明目前针对在确权阶段应当如何解释功能性技术特征尚存在争议,日前最高人民法院公布的《最高人民法院关于审理专利授权确权行政案件若干问题的规定(一)》(公开征求意见稿),其中第三条第二款中关于确权案件中如何解释权利要求的规定, 目前也存在两种备选方案,具体为:方案一:人民法院审理专利确权行政案件,可以运用权利要求书、说明书及附图界定权利要求的用语。说明书及附图对权利要求用语有特别界定的,从其界定。专利审查档案可以用于解释权利要求的用语。以上述方法仍无法界定的,可以结合本领域技术人员通常采用的技术词典、技术手册、工具书、教科书、国家或者行业技术标准等界定。方案二:对于权利要求用语,人民法院一般应当以本领域技术人员所理解的通常含义界定。权利要求书采用自定义词且说明书及附图有明确定义或者说明的,从其界定。可以看出,该款规定最终确定的在确权阶段对于权利要求的解释方式同样会对功能性技术特征的解释产生影响。


笔者目前持方案二中的观点,虽然在无效阶段目前权利人的修改权力受到限制,但是仍然存在一定的修改空间,而且确权阶段和授权阶段均是相同的目的,都是判断一个技术方案是否应当被授予专利权的过程,应当采用统一的标准来进行判断。而且,专利权人基本上也都会有相应的从属权利要求来对其具体能够实施所述功能和效果的技术方案进行保护,所以,即使具有功能性技术特征的权利要求被无效,也并没有使专利权失去自己真正对现有技术作出贡献的技术方案的保护,因此,笔者赞成第一种观点。

 

三、功能性的描述就一定是功能性技术特征吗?


笔者最近接触到一个专利侵权的案子,其中权利要求是这样写的,一种太阳能灯,其特征在于,包括:灯罩、灯体、后盖、光源、电路板、电池、散热板、防水圈、防水按钮;其中,所述灯罩包括:第一散热区和第一防水区;所述灯体包括:与所述第一散热区对应的第二散热区,以及与所述第一防水区对应的第二防水区;所述灯体底部与所述后盖连接;所述光源固定于所述散热板上,并与所述电路板连接;所述散热板位于所述灯罩与灯体之间,且在所述散热板的上表面和下表面的周缘上设置有防水圈,经所述防水圈将所述灯罩扣合于所述灯体上,使所述第一防水区与所述第二防水区相对密闭连接;防水按钮设置于所述灯体上;所述电池、散热板、光源、电路板封装于所述灯体内。


一审法院认定:第一散热区和第二散热区均属于以散热功能表达的技术特征,说明书和附图描述该散热功能的具体实施方式是在灯罩与灯体防水区以外的部位设置散热孔,且通过太阳能灯内置的散热板,使LED热量通过散热板热传导到外腔空气墙中,因此对于第一散热区和第二散热区的理解应当理解为通过散热孔或者与之等同的实施方式,令该部分属于灯罩与灯体防水区以外的等同外腔区域,与灯体以外的空气相连通,从而令防水区内的热量通过散热板传达到空气中进而实现散热功能。由于被诉侵权的技术方案不包含权利要求中第一散热区和第二散热区的技术特征,因此认定未落入专利权的保护范围。


二审法院则认为:虽然“第一散热区”和“第二散热区”有“散热” 二字,但从权利要求1的整体表述分析, 权利要求1中的“散热区”与“防水区”不属于功能或者效果的文字表述,而属于对灯体内部进行区域划分的文字表述,即相对密闭的空间是防水区,相对不密闭的空间则是散热区,故并非功能性技术特征。一审法院将权利要求1中“第一散热区”和“第二散热区”理解为功能性技术特征并将其解释为说明书中的具体实施方式或者等同的实施方式的认定有误。


目前该案正在最高人民法院再审中,最终的结果暂且不说,这个案件至少给了我们一个启示,那就是并非所有的采用功能性描述的技术特征都会被认定为功能性技术特征,正如上述案件涉案专利中的第一散热区,一二审法院就对此做了完全不同的解释,这也导致一二审法院对案件的判决完全不同,在此我们不去判断谁对谁错,该案给我们的启示就是在分析专利的权利要求时,不要仅仅依据其采用了功能性的描述就认定其为功能性技术特征,而是需要对整个技术方案进行分析之后进行判断,只有这样才有可能得出更为准确的结论。

 

综上所述,虽然在目前的法律法规下是允许采用功能性限定来描述权利要求的,但是由于专利的特点所致,其在解释时还是会存在标准上的不统一,这也提醒我们在申请专利时除非特别必要,尽量避免采用功能性限定来描述权利要求,以免在授权和确权阶段承受更多的驳回风险,而在侵权阶段却并没有获得那么大的保护范围。


编辑:曹莉萍