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从商标许可关系的角度来看,成都七中需要为成都七中实验学校霉变食物负责吗?

恒都知识产权客户服务中心 商标(侵权)专业组 文萁 2019-04-09

成都七中实验学校因校食堂向学生提供发霉变质食物爆出丑闻,与此同时成都七中实验学校与成都七中之间的关系引发社会广泛关注,两所学校虽然各自独立,但成都七中实验学校由成都七中领办,且其学校网站上突出使用了成都七中在第41类“学校(教育)”等服务上注册的“成都七中”商标,初步判断成都七中实验学校系经许可使用成都七中商标,那么基于这种商标许可关系,食用了霉变食物并生病的学生的家长是否可以要求成都七中承担侵权责任呢?


一、相关法律规定、司法解释


《商标法》第四十三条规定“许可人应当监督被许可人使用其注册商标的商品质量。被许可人应当保证使用该注册商标的商品质量。” 


2002年最高人民法院就北京市高级人民法院京高法〔2001〕271号《关于荆其廉、张新荣等诉美国通用汽车公司、美国通用汽车海外公司损害赔偿案诉讼主体确立问题处理结果的请示报告》作出的《关于产品侵权案件的受害人能否以产品的商标所有人为被告提起民事诉讼的批复》(以下称“《批复》”),明确:任何将自己的姓名、名称、商标或者可资识别的其他标识体现在产品上,表示其为产品制造者的企业或个人,均属于《中华人民共和国民法通则》第一百二十二条规定的“产品制造者”和《中华人民共和国产品质量法》规定的“生产者”。本案中美国通用汽车公司为事故车的商标所有人,根据受害人的起诉和本案的实际情况,本案以通用汽车公司(商标许可人)、通用汽车海外公司、通用汽车巴西公司(事故车实际生产商)为被告并无不当。


上述法律及司法解释成为实践中要求商标许可人承担各类侵权责任引用率最高的依据。笔者认为对《批复》的理解应当严格把握,首先,《批复》仅回答了立案时以商标所有人作为被告是否适格的问题,但并非归责原则,无法得出商标所有人应当承担侵权责任的结论。其次,《批复》仅将商标所有人列为认定产品生产者的线索之一,而非绝对或唯一的。在有证据证明存在商标许可使用,或者产品实际生产者并非为商标所有人时,最终进行归责时就应当慎之又慎。


实践中商标所有人是否承担侵权责任应当视具体案情而定。这时至少需要考虑,侵权责任的类型是产品质量责任、商标侵权、专利侵权还是其他纠纷,是否还有其他证据证明商标所有人参与了被诉侵权产品生产、销售,是否有证据证明产品实际生产者系除商标所有人之外的其他主体,如不存在商标许可、商标假冒等证据。其中,首先要区分的即为商标所有人与商品生产者的关系。


二、商标所有人是否等同于商品生产者


在被诉侵权商品上未标注商品生产商信息,且无其他证据证明商品实际生产者为除商标所有人之外的其他主体时,此时通过商标注册人推定商品生产商存在一定的合理性。虽然现实中存在假冒注册商标的可能性,但在商标注册人未能提供证据予以证明的情况下,仅以此可能性即否定商标注册人作为商标生产者的身份,不利于对侵权行为的打击,也与注册商标的公示效力以及指示商品来源的功能相违背。


当存在商标许可关系时,有人认为认定商标许可人应当承担各类侵权责任,理由在于商标许可人的地位相当于商品生产者,这是由商标指示商品或服务来源的功能决定的,也体现了最高院《批复》的意见。但笔者认为,从《商标法》第四十三条的规定来看,商标许可人的义务仅在于监督被许可人生产商品的质量,虽然商标存在指示来源的功能,但《商标法》第四十三条同时还规定“经许可使用他人注册商标的,必须在使用该注册商标的商品上标明被许可人的名称和商品产地”,在相关公众可以确定商品实际生产商的情况下,还在各类型侵权案件中,将商标许可人作为侵权商品生产者追究责任,会极大地扩展商标许可人的义务和责任,对许可人来说存在不公平。


因此,有必要分案件类型和具体案情讨论商标许可人的侵权责任。

 

三、责任类型分析


1. 产品质量责任纠纷


因《商标法》第四十二条(2001年商标法第四十条),已经明确规定商标许可人应当监督被许可人使用其注册商标的商品质量,如果受害人起诉请求许可人与被许可人连带承担产品质量责任,一般会得到法院的支持。在最高人民法院审理的沧州市保健饲料开发有限公司诉天津南大高科技有限公司与天津南大海泰科技有限公司产品质量责任纠纷再审一案[i],最高院即认定:南大海泰公司与南大高科技公司之间是商标许可关系,作为商标权人,南大高科技公司许可南大海泰公司在其生产的产品上标注“创新”商标,而且作为南大海泰公司的股东,其有监督相应产品质量的便利条件,在此情况下,南大高科技公司疏于履行其监督义务,其应当与南大海泰公司承担带连赔偿责任。


这是考虑商标除了具有指示商品或服务来源的功能外,还具有商品或者服务质量保证的功能,购买者是否购买某种商品或者服务往往受所标注商标的影响。商标许可人以收取商标许可费获得收益,被许可商品积累的商誉由许可商标承载并最终归属于许可人,因此,许可人对被许可产品质量承担担保责任,是合理的。


2. 商标侵权纠纷


将被许可商标使用于许可商品之上,如因许可商标的使用行为,许可人与被许可人被起诉侵犯他人注册商标专用权,许可人与被许可人需对该商标使用行为承担共同侵权的责任。


如果被许可人违反合同约定,超范围使用被许可商标,例如超出核定商品范围或者对商标进行拆分、组合、变形,从而侵犯他人注册商标权,此时,许可人是否也应当承担商标侵权责任呢?在杭州娃哈哈集团有限公司诉长沙哈旺食品有限公司、淮安海纳百川饮品有限公司侵害商标权纠纷一案[ii]中,哈旺公司将其在第29类“豆奶(牛奶替代品)”上注册的第8478222号“营养快线”商标许可给纳百川公司使用,纳百川将该商标使用于其生产的“豆奶饮料”商品上,被娃哈哈公司起诉侵犯了其在第32类“豆类饮料”等商品上注册的“营养快线”商标,一、二审法院均认为,被许可人的海纳百川公司违反许可合同的约定,超出被许可使用商品的范围且构成商标侵权,作为商标许可人的哈旺公司可以要求海纳百川公司纠正,而哈旺公司并未积极履行其监督职责,放任作为商标被许可人的海纳百川公司的商标侵权行为,故哈旺公司应对海纳百川公司侵犯娃哈哈公司商标专用权的行为所造成损害的结果承担连带赔偿责任。


笔者认为,许可人对被许可人的使用行为有监督的义务,除非许可人有充分证据证明其已尽到监督的义务,一般情况下,被许可人超范围使用许可商标的行为许可人应当知晓,此时,认定许可人构成商标侵权对其并无不公。相反,如果不追究其责任,将可能助长许可人通过商标许可的方式规避商标侵权责任。


3. 专利侵权纠纷


商标许可人是否应当对被许可商品的专利侵权承担责任,在实践中存在不一致的看法。例如:


2007年南京市中级人民法院在荆玉堂、江苏堂皇集团有限公司诉上海香榭里家用纺织品有限公司、中国华源集团有限公司侵犯专利权纠纷一案[iii]中,判令商标许可人华源公司与商标被许可人、专利侵权产品生产商共同承担专利侵权责任。


2012年福州市中级人民法院在广东雅洁公司诉王文景、中山凌志公司、谢忠英侵犯外观设计专利权纠纷一案中,法院判决商标许可人王文景与产品上标明的生产商“中山凌志公司”承担共同侵权责任,是考虑了王文景系侵权产品销售货款的收款人,且其系中山凌志公司的法定代表人及股东,有能力组织生产被诉侵权的锁具,因此法院最终判令王文景与中山凌志公司共同承担侵权责任。该案法院的认定侵权的理由除了商标许可关系外,还存在其他证明商标许可人参与了侵权商品的生产、销售的证据。

 

2013年长沙市中级人民法院在本田技研工业株式会社诉江门气派摩托车有限公司、力帆实业(集团)股份有限公司、湘潭瑞骑力帆摩托车销售有限公司侵犯外观设计专利权纠纷一案[iv]中认为,力帆公司虽是商标许可人,但根据《商标法》的规定,许可人应当监督被许可人使用其注册商标的商品质量。被许可人应当保证使用该注册商标的商品质量。本案现有证据反映被诉摩托车系经国家相关部门审批后生产的质量合格产品,力帆公司作为商标权人,对被许可商标商品的质量尽到了注意义务。另外,力帆公司许可江门公司使用三枚商标,是以其标识本身的外观、呼叫、知名度来引导消费者认牌购物,而外观设计则是以富于美感的视觉效果吸引消费者,二者采用不同的方式引导消费者购买商品,故江门公司使用三枚商标和擅自使用他人的外观设计是属于两个独立的行为,并且摩托车是一种高速交通工具,国家对其生产商的要求不同于一般商品的生产商,从本案证据来看车辆一致性证书、机动车整车出产合格证均明确地标明了制造商是江门公司,故不需从商标持有人推定生产商;且本案中,并没有证据证明力帆公司参与了被诉侵权行为的其他环节,如由力帆公司提供商品设计等或由力帆公司销售等行为。基于此,在本案被诉产品具有明确生产者的情况下,无需认定商标权利人为产品制造者。最终未认定商标许可人力帆公司构成专利侵权。


本案被最高人民法院评定为2013年50件典型知识产权案例之一,对同类专利侵权纠纷,甚至是除专利侵权之外的其他纠纷中商标许可人的责任认定均有重要参考作用。本案明确了商标与专利的功能区分,商标许可人与商品生产者的责任区分,回归到《商标法》第四十三条对商标许可人义务的设定,比较具有说服力。


因此在各类侵权案件中,首先应当考虑商标许可人是否尽到了《商标法》对其设定的监督义务,即使在商标超范围使用的商标侵权纠纷、产品质量责任纠纷中,如果商标许可人确有证据证明其已经尽到了相应的监督义务,对其归责应当慎重。而在专利侵权等其他侵权纠纷中,对其是否尽到监督义务的标准应当与产品质量、商标侵权纠纷中的监督义务相比应当有所放宽,或者说在其尽到质量或者商标的监督义务之后,不应当轻易以其商标许可人身份即要求其承担侵权责任。


四、再议成都七中实验学校霉变食物一事


单从商标本身来看,成都七中实验学校主业为提供第41类学校、教育等服务。成都七中作为商标许可人,其许可使用的商标也仅与学校、教育服务相关,根据《商标法》第四十三条,其义务在于监督成都七中实验学校提供教育相关服务的质量,从商标法的角度,对于成都七中实验学校食堂提供食物质量并无法定义务,提供教育服务与餐饮服务本身为两个独立的行为,这与上述力帆被诉专利侵权一案类似。因此,成都七中似乎不应当对不属于其许可服务及监督义务范围内的服务项目承担侵权责任。


但是,在如今食堂几乎成为每所学校“标配”的情况下,如果将提供餐饮服务作为学校教育服务的一项附随义务(是否单独成为两个独立的合同也是值得探讨的),成都七中实验学校除需保证其教育质量,还有安全保障义务,即应保证学生在校园内的身心健康,包括学校的设施是否安全合规,餐饮服务是否卫生、健康、符合食品安全的要求。此时作为商标许可人的成都七中,监督被许可人成都七中实验学校提供包括合格餐饮在内的安全保障义务是否就成为监督其提供教育服务的质量的应有之义呢?从保护未成年人或弱势一方权益的角度来看,考虑利益平衡,成都七中以单纯商标许可关系免责也非易事。只是倘若许可人被判承担责任后,可以依据与被许可人的合同向被许可人追偿。



[i](2008)民申字第923-1号

[ii](2013)浙杭知终字第110号

[iii](2007)宁民三初字第147号

[iv](2012)长中民五初字第0620号


编辑:李晴晴