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“技术问题”在专利法不同法条中的理解和运用

恒都知识产权法律中心 专利(无效)专业组 萧诚 2019-05-13

“技术问题”在《专利审查指南》多处出现,涉及到多个不同的法条,如何理解并运用这一概念,对于专利实务具有重要的意义。

 

1、专利法第2条第2款中的“技术问题”


专利法第2条第2款是关于发明专利是否属于授权客体的法条。《专利审查指南》中规定了判断授权客体的三要素法:即是否属于技术手段、技术问题、技术效果。这里强调的是“技术性”,即就解决的问题而言,应为“技术问题”。虽然规定了三要素,但这三者不是各自独立的,它们是内在统一的,是判断授权客体的三个方面。笔者认为,实务中具体判断是否属于授权客体,可以从判断便利性来考虑,即哪个要素判断起来比较容易,就可以此要素为主,同时兼顾其它要素,进行判断。


在从技术问题或技术效果入手时,要注意不要仅仅依据说明书中记载的问题和效果,而忽视了权利要求限定的客观的方案。因为在这类案件中,说明书中记载的问题和效果经常具有非技术性的内容,受此影响,权利要求也容易被认为不具备技术性;但是,我们的判断应当基于权利要求客观限定的内容,基于该内容考虑:权利要求是否限定了主观的非技术性问题或者直接与该非技术性问题相关,还是解决了客观的技术性问题(并产生了相应的技术效果,构成技术方案)。从这个角度而言,从权利要求入手,以技术手段这一要素为主并兼顾技术问题和技术效果这两个要素,更能减少判断的偏差。


在这一法条的适用中,判断“问题”是否构成“技术问题”是颇为困难且富有争议的一个问题。《审查操作规程-实质审查分册》中列举了一个案例,其认为,权利要求1中的“在伞头的内腔封装有防冻无菌液体,能自由流体的小装饰物浸泡在所述液体中”属于技术特征,其使雨伞头具有装饰物,故构成技术手段。不同的人对这个案例可能具有不同的看法。但由此可以看出专利局对于授权客体中的“技术问题”的态度是比较宽松的。


2、专利法第26条第3款中的“技术问题”


专利法第26条第3款是关于说明书是否公开充分的法条。《专利审查指南》列举了由于缺乏解决技术问题的技术手段而被认为说明书公开不充分的一种情形:说明书中给出了技术手段,但……采用该手段并不能解决发明或者实用新型所要解决的技术问题。


这里强调的是技术方案和技术问题的不关联,即,虽然有技术方案,但该技术方案不能解决其记载的技术问题,则有理由认为公开不充分。因此,该规定为质疑说明书公开不充分提供了一种思路:从技术方案和技术问题的对应性入手,而不仅仅着眼于通常考虑的技术方案本身是否公开充分。


这里的技术问题,指的是说明书中记载的技术问题。因此,这也对于专利的撰写提出了要求:不能随意夸大其词,声称专利解决了实际未能解决的技术问题。


3、专利法第26条第4款中的“技术问题”


专利法第26条第4款是关于权利要求应当得到说明书支持的法条。对于概括得到的权利要求,《专利审查指南》规定:如果……有理由怀疑该上位概括或并列概括所包含的一种或多种下位概念或选择方式不能解决发明或者实用新型所要解决的技术问题,……则该权利要求得不到说明书的支持。对于含有功能性限定的特征的权利要求也有类似的规定。


这里的技术问题,也是指说明书中记载的技术问题。该规定同样为我们提供了质疑权利要求得不到说明书支持的另一条途径:从技术问题入手,考察权利要求限定的内容是否包括不能解决所述技术问题的技术方案。这有别于通常我们从“技术效果”或者“合理预测”方面质疑权利要求得不到说明书支持的方式。


当然,此种情形通过现有技术来质疑权利要求的新颖性和创造性是更为有利的方式。但在未发现合适的现有技术的情况下,从权利要求是否得到说明书支持这一角度去考虑,或许也是一种有益的尝试。


说明书公开不充分是对说明书撰写的要求,权利要求得不到说明书支持是对权利要求撰写的要求。这两者具有内在要求上的一致性,对应到这一法条,即要求权利要求不能随意扩大保护范围,限定超出其对现有技术所作贡献的内容。


4、专利法第22条第2款中的“技术问题”


专利法第22条第2款是关于新颖性的法条。《专利审查指南》规定了判断新颖性四个要素:技术领域、技术问题、技术方案、技术效果。如果这四者均相同,则专利不具有新颖性。要注意的是,这四个要素中,技术方案是主导性的。正如指南进一步规定的,首先应当判断专利与对比文件技术方案是否实质相同,如果实质相同,则可以确定其余三个要素也是相同的。因此,在新颖性的判断中,技术问题采用客观性标准,以技术方案为主导、以权利要求为基础判断新颖性,可以避免其它三个要素的主观性带来的偏差,避免受到说明书中记载的技术问题的影响。


5、专利法第22条第3款中的“技术问题”


专利法第22条第3款是关于创造性的法条。在创造性判断中,技术问题是一个重要的考虑因素。按照创造性三步法的判断方法,第二步为确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题。如何确定技术问题,《专利审查指南》规定,判断创造性时应当客观分析并确定发明实际解决的技术问题。因此,创造性判断中的技术问题采用客观性标准:如果根据最接近的现有技术确定的、实际解决的技术问题不同于说明书中所记载的技术问题,那么应当以根据最接近的现有技术重新确定的技术问题作为技术问题。


对技术问题的确定,有一些需要注意的事项。专利复审委员会网站的“创造性评价中实际解决技术问题的确定——专利法热点问题专家谈(四)”这篇文章(http://reexam.cnipa.gov.cn/alzx/scrdzjt/19916.htm)中述及如下一些考虑因素可供参考:在创造性判断中,需要考虑技术问题,仅关注区别特征本身是否被公开可能会得出错误的结论;所确定的技术问题不应包含专利解决该技术问题所采取的技术手段本身;确定技术问题时,专利说明书中记载的专利要解决的技术问题和技术效果是重要参考,如果该技术问题和技术效果可以确认,则以此为依据确定技术问题,如说明书未记载该技术效果或者记载技术效果不正确,则技术问题应站在本领域技术人员的角度进行客观的分析和确定;当区别技术特征存在多个时,需要考虑这些区别技术特征之间是否存在紧密的相互作用的关系,如果关系紧密,则需综合地考虑它们在专利的整个技术方案中所起的效果,以此为基础确定技术问题;专利的创新点在于发现了导致某种缺陷的原因,在确定技术问题时则需站在本领域技术人员的角度考虑发现上述原因需要克服的技术困难。


6、专利法实施细则第20条第2款中的“技术问题”


专利法实施细则第20条第2款即通常所谓的“缺少必要技术特征”法条。其与“技术问题”的联系尤其紧密。“技术问题”在判断权利要求是否缺少必要技术特征中贯彻始终,从技术问题开始,分析缺少哪些技术特征导致不能解决技术问题,最后落实到只有限定哪些技术特征才能解决所述技术问题。该法条中的技术问题是指说明书中记载的技术问题,其具有主观性,即依赖于当事人在说明书中的具体记载,因此说明书中的记载要与请求保护的权利要求相适应。这与新颖性和创造性中的“技术问题”的客观性不同,在适用该法条时要注意“技术问题”的运用与新颖性和创造性不同。


“技术问题”涉及多个不同法条,在不同的法条中有不同的适用规则。在实务中我们要注意充分理解,并进行合理、有效区分,从而达到“运用之妙,存乎一心”的境地。


编辑:李晴晴