动态与观点
【案号】
(2018)粤03民初335号
【裁判要旨】
发生标准必要专利国际平行诉讼时，如一方当事人申请执行域外判决，将给我国案件的审判造成妨碍，从而使案件的审判失去意义，可以根据另一方当事人的申请，并在考量行为保全成立条件及国际礼让的基础上，责令一方当事人在一定期间内不得申请执行域外判决。
【案情简介】
康文森（卢森堡）是一家专利运营公司，其从诺基亚购买了部分标准必要专利。康文森与中兴进行标准必要专利许可谈判，因无法达成许可协议产生纠纷。2018年1月17日，中兴将康文森起诉至深圳中院，请求裁决康文森许可给中兴的标准必要专利中国许可费率。
为对抗中兴，康文森于2018年4月20日向德国杜塞尔多夫法院针对中兴及其德国关联公司提起侵犯标准必要专利禁令救济之诉，涉案专利号为EP1797659欧洲专利。
2020年8月27日，杜塞尔多夫法院作出一审判决，认定中兴及其德国关联公司侵犯了康文森的EP1797659号欧洲专利，判决支持康文森的禁令诉请。该判决可以在提供70万欧元后获得临时执行。该判决认定，康文森向中兴提出的标准必要专利许可费率（包括中国许可费率）要约未违反公平、合理、无歧视（FRAND）原则。
康文森与华为同期也发生过标准必要专利纠纷。华为于2018年1月25日将康文森起诉至南京知识产权法庭，请求裁决康文森许可给华为的标准必要专利中国许可费率。2019年9月16日南京知识产权法庭对华为的诉讼请求作出一审判决。而康文森给中兴的中国许可费率报价，与南京知识产权法庭裁决的康文森给华为的中国许可费率相比，高出了十几倍。
康文森的EP179659欧洲专利系ZL200580038621.8号中国专利的同族专利。2018年8月8日，国家知识产权局作出无效宣告请求审查决定，宣告ZL200580038621.8号中国专利全部无效。康文森不服，向北京知识产权法院提起行政诉讼。
中兴于2020年8月28日向深圳中院提出行为保全申请，请求法院责令康文森在本案终审判决作出之前不得申请执行杜塞尔多夫法院的停止侵权判决。中兴提供600万元人民币保函作为担保。
2020年9月29日，深圳市中级人民法院作出裁定，支持中兴提出的行为保全申请，责令康文森不得在本案作出终审判决前，申请执行德国杜塞尔多夫法院于2020年8月27日作出的一审停止侵权判决。如违反本裁定，自违反之日起，处每日罚款人民币60万元，按日累计。
【法官评析】
当标准必要专利权人与实施人经过谈判无法达成许可协议时，双方有可能在多个国家提起诉讼，从而产生标准必要专利国际平行诉讼问题，而本案正是在这种背景下产生的禁执令问题，值得研讨。
一、标准必要专利国际平行诉讼经常引发禁诉令问题
禁诉令制度起源于英美法系国家，其是指一国法院根据案件一方当事人的申请，针对案件另一方当事人颁发命令，责令另一方当事人撤回在他国法院就相同或类似纠纷提起的诉讼，或者在一定期间内不得申请执行他国法院就相同或类似纠纷作出的具有可执行效力的判决。广义的禁诉令通常包括狭义禁诉令、禁执令和反禁诉令三种。狭义禁诉令是指责令当事人撤回在他国法院提起的诉讼。禁执令是指责令当事人在一定期间内不得申请执行他国法院已经作出的具有可执行效力的判决。反禁诉令是指责令当事人撤回在其他国家法院提出的禁诉令申请，或者不得申请执行他国法院已经作出的禁诉令裁决。禁诉令和禁执令具有攻击性，而反禁诉令具有防御性。
无线通信技术标准具有国际性，而专利权具有鲜明的地域性，二者结合所产生的标准必要专利具有国际同族性和地域性属性。当标准必要专利权人和实施人经过谈判无法达成许可协议时，为了解决双方之间的纠纷，双方均有可能选择在自己熟悉的法域提起诉讼，从而就相同或实质类似的纠纷在不同国家法院提起诉讼，在这种情况下标准必要专利国际平行诉讼问题由此产生。
标准必要专利国际平行诉讼经常引发禁诉令问题，究其原因在于，无论是标准必要专利权人提起的诉讼，还是标准必要专利实施人提起的诉讼，均是将诉讼作为手段，意图通过诉讼将双方引导到FRAND谈判轨道上来，以促成双方尽快达成标准必要专利许可协议。在发生标准必要专利国际平行诉讼时，当一方当事人认为另一方当事人在他国法院提起的诉讼，会严重干扰其在本国法院提起的诉讼，从而导致其在本国法院提起的诉讼变得失去意义时，其通常会向本国法院针对对方当事人提出禁诉令申请。如此一来，标准必要专利国际平行诉讼经常产生禁诉令问题。
二、中兴与康文森互诉产生标准必要专利国际平行诉讼
本案中兴与康文森展开标准必要专利许可谈判，双方因无法达成许可协议而引发纠纷。中兴先在深圳中院提起诉讼，请求法院裁决康文森许可给中兴中国标准必要专利包的许可费率。而康文森随后向德国杜塞尔多夫法院提起标准必要专利禁令救济之诉，请求法院认定康文森在许可谈判中符合FRAND原则，而中兴未遵循FRAND原则，请求法院给中兴颁发禁令。双方在不同国家互诉，引发标准必要专利国际平行诉讼。
中兴认为，康文森在杜塞尔多夫法院起诉的EP179659欧洲专利与中国的ZL200580038621.8号专利系同族专利，而中国的ZL200580038621.8号专利已被国家知识产权局宣告无效。同时，杜塞尔多夫法院认定康文森给中兴的报价符合FRAND原则，而该报价比具有可比性的南京知识产权法院判决康文森给华为的标准必要专利许可费率高出十几倍。一旦康文森申请执行杜塞尔多夫法院的一审判决，将导致中兴要么被迫接受康文森提出的高于FRAND许可费率十数倍的要价，要么拒绝康文森的高额报价而被迫退出德国市场，因此向深圳中院申请行为保全。
三、标准必要专利国际平行诉讼禁执令颁发的条件
深圳中院通过行为保全制度对康文森颁发了禁执令，主要考虑了以下几个条件：
关于申请执行域外法院判决对本案的影响。杜塞尔多夫法院与深圳中院审理案件的当事人基本相同。杜塞尔多夫法院审理康文森禁令救济的诉请，须审理康文森、中兴的报价是否符合公平、合理、无歧视原则，而深圳中院审理本案须裁决康文森给中兴的中国许可费率。两案审理的内容部分重合。一旦康文森申请执行杜塞尔多夫法院停止侵权的判决，将很有可能阻碍本案的审理及裁判的执行，从而导致本案的审理和判决失去意义。
关于采取行为保全措施是否确属必要。一旦康文森申请执行杜塞尔多夫法院的判决，中兴要么拒绝康文森高额报价而被迫退出德国市场，要么被迫接受康文森高额报价与之达成和解。无论哪种情形，都将使中兴遭受难以弥补的损害，本案采取行为保全措施确属必要且情况紧急。
关于行为保全对申请人和被申请人利益影响的考量。一旦康文森申请执行杜塞尔多夫法院的判决，深圳中院不采取行为保全，则中兴将可能遭受前述两种之一的难以弥补的损害。而深圳中院采取行为保全，则康文森的损害仅是暂缓执行杜塞尔多夫法院的一审判决。两者相比较，深圳中院采取行为保全措施具有合理性。同时，中兴提供了财产担保，可保障康文森的利益。
关于采取行为保全措施是否会损害公共利益。本案及德国诉讼主要涉及中兴和康文森的利益，不会影响公共利益。
国际礼让因素的考量。本案采取行为保全措施，仅是暂缓域外法院判决的执行，对其审理和裁判的影响尚在适度范围之内。
综合考量以上因素，深圳中院支持了中兴提出的行为保全申请，责令康文森在本案作出终审判决前，不得申请执行德国杜塞尔多夫法院作出的停止侵权判决。
