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自由实施尽职调查 排查侵权风险

2021-11-16
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  随着知识产权保护意识的增强,很多企业会根据产品研发进度,在研发中的关键节点通过FTO(自由实施)防侵权检索分析来排查专利侵权风险,以期能及时调整产品研发方向,快速扫除前行障碍。

  为使分析结论更贴近企业实际需求,开展FTO检索分析不应仅通过确定技术方案、专利检索、侵权对比等流程筛选出在理论层面具有侵权风险的专利(下称“理论风险”专利),还应综合考量多种影响因素,将企业自身技术储备、专利稳定性、专利申请人或专利权人的诉讼性格、技术规避难度以及取证难度等纳入考量范围,让分析工作真正“落地”,切实为企业战略决策提供参考依据。

  技术储备。企业为了满足产品更新换代的需要,会进行系列化的试验、研究与试制,使自身在具备第一代成型产品生产能力的同时,可试制第二代产品,研究第三代产品,规划第四代产品方案。因此,充足的技术储备能够让企业在面临专利侵权风险时,通过备用技术方案降低侵权风险,及时扑灭侵权“火苗”。

  专利稳定性。专利稳定性一般指专利申请对抗公众意见或专利申请授权后对抗无效宣告请求的能力。在确定“理论风险”后,企业可通过公众意见、专利无效等手段主动向风险专利申请人或专利权人发起挑战,迫使其失去发起专利侵权诉讼的权利基础或通过修改权利要求而缩小专利保护范围,进而消除侵权隐患。

  专利申请人或专利权人的诉讼性格。诉讼性格一般指专利申请人或专利权人在一定时间和地域范围内对竞争对手发起诉讼的频率和数量。这些信息可从侧面反映专利申请人或专利权人对于某专利或市场的重视程度。若存在“理论风险”的专利申请人或专利权人发起诉讼或提出无效宣告请求的频率较高,则企业在拓展新市场时被针对性攻击的概率会明显增加。相反,若有“理论风险”的专利持有人的诉讼性格相对保守,那企业在相应市场受到“狙击”的风险也会相对降低。

  技术规避难度。技术规避难度是指企业目前的技术方案或其储备技术“绕开”风险专利保护范围的难易程度。这取决于以下两点:首先是有“理论风险”的专利的保护范围及其被提起诉讼或提出无效宣告请求的结果。对于那些曾经被诉或被提出无效宣告请求后仍然屹立不倒、且仍拥有较大保护范围的风险专利,往往是基础专利,对其进行技术规避的难度就很大。其次是企业技术储备。具有充足技术储备的企业在遭遇专利侵权风险时,能够迅速进行产品技术转型,撑起防侵权“保护伞”。

  取证难度。取证难度及证据可用性是影响专利侵权诉讼成败的关键。对于产品来说,原告可以通过公证购买涉嫌侵权产品的方式取证,这种方式相对容易一些;若专利技术方案涉及方法或工艺,原告通常要深入被告内部的现场近距离取证,这种方式明显较难实现。因此,对于涉及工艺或方法的有较高“理论风险”的专利来说,受取证难度的影响,企业的实际侵权风险反而并不会很高。

  对目标市场整体风险的评估结论离不开政策风险的影响。对此,应充分了解目标市场的知识产权保护环境,根据目标市场对同类产品的判罚案例划分目标市场的政策风险等级,再结合前文要素从多个维度分析企业技术方案在目标市场的实际风险等级,得出企业在目标市场面临的整体法律风险。企业可结合该结论判断目标市场整体法律风险,调整发展和竞争战略。