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注册商标被宣告无效,企业该如何应对?

2022-08-15
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- 引 言 -

商标被无效宣告申请,是许多企业都会遇到的问题。根据国家知识产权局2022年发布的《商标审查审理业务篇》,2200多名一线审查员全年共完成商标审查审理超1400万件,完成异议审查17.01万件,累计审理签发各类评审案件38.28万件。可见,商标争议案件数量之大。

根据《商标法》第四十七条,依照本法第四十四条、第四十五条的规定宣告无效的注册商标,由商标局予以公告,该注册商标专用权视为自始即不存在。即,商标无效视为自始无效。

商标被最终无效后,自然不能继续使用,但商标无效前的使用行为是否构成侵权呢?企业又该如何尽量避免侵权认定及承担侵权责任的风险呢?

- 探 讨 -

一、商标无效宣告前是否构成侵权及责任的承担

法律依据

对于该问题,目前商标法并没有明确的规定。

《商标法》第四十七条第二款规定,宣告注册商标无效的决定或者裁定,对宣告无效前人民法院做出并已执行的商标侵权案件的判决、裁定、调解书和工商行政管理部门做出并已执行的商标侵权案件的处理决定以及已经履行的商标转让或者使用许可合同不具有追溯力。但是,因商标注册人的恶意给他人造成的损失,应当给予赔偿。

该规定并未明确宣告注册商标无效的决定或裁定,对宣告无效前商标注册人自身使用商标的行为是否具有追溯力,即在先的注册商标权人是否可以据此主张在后注册商标无效前的使用行为构成侵权。

在先判例参考

主流观点:以恶意与否判断商标无效宣告前使用行为是否构成侵权以及是否应当承担赔偿责任。

参考上海知识产权法院[1]、福建省高级人民法院[2]、浙江省杭州市中级人民法院[3]在先判决,各地法院均认为宣告无效前的使用行为是否具有溯及力,取决于注册商标权利人申请或使用商标是否具有恶意。

即注册商标被撤销或宣告无效的,对于撤销或无效之前的商标注册权人的使用行为原则上没有溯及力,但因商标注册人的恶意给他人造成的损失,应当认定侵权并给予赔偿。

恶意判断标准有两种。

一种为,根据在案证据,推定存在恶意(标准较低)。通常需考虑:两主体注册地址的远近、诉争商标创意来源、在先权利知名度情况等综合判断。

另一种,要求主观上存在明知的恶意(标准较高),即同时要满足已知权利商标和知晓使用行为很有可能构成侵权而仍然进行使用两个要求。无论是上述哪一种,都要求在案证据能够表明诉争商标注册人有注册的主观恶意。

笔者认为以恶意与否作为是否构成侵权的判断标准比较合理。

首先,该观点与《民法典》侵权责任编第一千一百六十五条“行为人因过错侵害他人民事权益造成损害的,应当承担侵权责任。”内容相一致。对于一般民事侵权案件,以过错责任为原则,而上述标准中的恶意,与侵权的过错原则相对应。

其次,该三地法院强调尊重保护国家知识产权局的公信力及商标注册人的信赖利益。私权并非绝对,在特定情形下,对私权的保护需要为公信力的维护等其他社会利益留有空间。

如果在商标被无效宣告后,对此之前的使用行为不加区分地作侵权认定并判令赔偿,无疑有损于商标注册的公信力。国家知识产权局每年都要处理大量的争议案件,普通企业主没有判断商标近似的专业知识,对应他们来说,国知局的认定就是标准、就是依据。

国知局颁发商标注册证书准予注册的、决定或裁定准予注册和维持商标注册的,基于信赖利益保护的角度,不应将无恶意、无过错的注册商标使用行为认定为商标侵权行为,更不应判决其承担侵权责任。否则基于注册商标而进行的各种市场活动将缺乏稳定性和可预期性,不利于市场主体的交易安全。

当然,如果商标注册人在申请商标注册时或者使用注册商标时,主观上存在恶意,即明知其申请注册或使用的商标侵害他人在先权利,那么商标注册人值得保护的信赖利益便不复存在。不论注册商标是否被撤销或者宣告无效,在先的权利人均可以主张在后的商标使用行为构成侵权。

二、商标被提无效申请,企业该如何应对

企业注册商标被提起无效宣告申请后,从避免侵权的角度,需在无效宣告裁定作出前尽快处理注册商标产品。

即使诉争商标在国知局阶段维持注册,亦不建议大规模使用该商标,进入诉讼阶段后商标仍有被无效宣告的可能。待无效案件终审结束维持商标注册后,再大规模进行注册商标的投入使用。

虽然,被诉标识使用行为是否构成对权利商标的侵害,应当以被诉标识注册商标被撤销为时间点进行区分判断。但明知商标存在侵权的风险仍大规模使用的行为,可以一定程度上体现恶意,不是明智之举。

2021年,商标申请为9192675件,注册为7545358件,即超过160万枚商标发生了驳回,并最终无效。

企业若选择固有词汇作为品牌布局,则建议在申请、使用前做好商标近似检索,避免与同行业、同地域在先品牌相近似。

品牌的培养需要长期的投入,发展一个成功的品牌每年投入的人力、物力、财力成本巨大,若因与在先品牌存在创意撞车而被无效,那就是“赔本赚吆喝”,来去一场空。从避免驳回,以及避免注册后被无效的风险,选择臆造词作为品牌名称对企业来说也是一个不错的选择。


[1] (2017)沪73民终299号:南京亿华药业有限公司与无锡济民可信山禾药业股份有限公司侵害商标权纠纷二审民事判决书。

[2] (2017)闽民终17号:章新典与福建闽和铝业有限公司侵害商标权纠纷二审民事判决书。

[3] (2019)浙01民初958号:义乌市科美家用电器有限公司与义乌市正大电器商行、蔡正浩、曹卓威、董益军、吕央芬、义乌市格美家用电器有限公司、义乌市伽玛电器商行、浙江义乌购电子商务有限公司侵害商标权纠纷一审民事判决书。

- 本文作者 -

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