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在商标侵权案件中,何时应当适用惩罚性赔偿制度?

2021-09-02
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- 引言 -

为更好的维护商标权利人合法权益、打击商标侵权行为,我国在2013年《商标法》中就已确立了惩罚性赔偿规则。但因当时尚未出台配套的较为明确的实施细则和司法解释,在随后多年的司法实践中,法院对适用惩罚性赔偿的态度大多较为保守。随着近年来对于加强知识产权保护需求的不断加大,如何让这一制度真正通过增加恶意侵权人侵权成本、依法惩处严重侵害知识产权行为的方式,来维护良好的知识产权社会及法制环境,显得更加重要。

- 探讨 -

在2021年1月1日正式实施的《中华人民共和国民法典》第1185条中规定,“故意侵害他人知识产权,情节严重的,被侵权人有权请求相应的惩罚性赔偿。”对于知识产权侵权的惩罚性赔偿适用条件进行了概括性的表述。由于《商标法》相较于《民法典》而言是特别法,关于《民法典》中的规定能否直接适用于商标侵权的惩罚性赔偿情形,实践中也存在不同的看法。比如《民法典》第1185条中对于侵犯知识产权案件主观要件的表述为“故意”,而《商标法》所表述的方式为“恶意”。

侵权行为中的“故意”和“恶意”看似相同,实际上仍存在一定的区别。具体体现在,“故意”是指行为人对于其行为明知构成侵权,仍有意使其发生;或虽然其已预见侵权行为的结果仍采取放任的态度,且这一结果并不违背其行为的本意。对于“恶意”的界定,目前尚没有明确的共识,但仅从语义上来看,“恶意”的主观过错程度也要高于“故意”。从这个角度来看,《民法典》关于惩罚性赔偿主观要件的规定是做了适度的放宽,一定程度上扩大了惩罚性赔偿的适用范围。

为解决前述关于理论以及司法实践中关于惩罚性赔偿制度长期存在的各类争议,2021年3月3日最高人民法院发布《关于审理侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿的解释》(以下简称“解释”),其中不仅明确了“故意”与“恶意”之间相一致的关系,也列举了故意侵害知识产权及情节严重的情形,以及惩罚性赔偿基数的计算方式,大大增强了惩罚性赔偿制度在司法实践中的可操作性。

案例1 

(2020)粤73民终2442号阿尔塞拉公司与广州市柯派实业有限责任公司侵害商标权纠纷

广州知识产权法院认为:“首先,柯派公司具有侵权的故意。根据《解释》第三条第(一)项的规定,被告经原告或者利害关系人通知、警告后,仍继续实施侵权行为的,法院可以初步认定被告具有侵害知识产权的故意。柯派公司在与阿尔塞拉公司签订和解协议后,仍继续实施侵权行为,侵权恶意极其严重。

其次,柯派公司侵权情节严重。根据《解释》第四条规定对于侵害知识产权情节严重的认定,人民法院应当综合考虑侵权手段、次数,侵权行为的持续时间、地域范围、规模、后果,侵权人在诉讼中的行为等因素。被告有下列情形的,人民法院可以认定为情节严重:

(一)因侵权被行政处罚或者法院裁判承担责任后,再次实施相同或者类似侵权行为;

(二)以侵害知识产权为业;

(三)伪造、毁坏或者隐匿侵权证据;

(四)拒不履行保全裁定;

(五)侵权获利或者权利人受损巨大;

(六)侵权行为可能危害国家安全、公共利益或者人身健康;

(七)其他可以认定为情节严重的情形。

柯派公司在2016年10月因侵权而被行政处罚,时隔一年后仍再次实施相同的侵权行为,侵权被行政处罚或者法院裁判承担责任后,再次实施相同或者类似侵权行为;柯派公司生产、销售侵权产品的数额高达巨大,涉案产品为超声治疗仪,是医疗美容行业的产品且直接用于人体面部,即侵权行为可能危及人体健康。柯派公司涉及上述多项司法解释规定,理应认定侵权情节严重。因此,考虑到柯派公司主观恶意明显,侵权情节严重,应加大对柯派公司的惩罚力度,故法院对其确定两倍的惩罚性赔偿比例。”

案例2

山特电子(深圳)有限公司与杭州菱冠电子有限公司侵害商标权纠纷二审(2021)浙01民终1364号

浙江省杭州市中级人民法院认为:“对于侵害知识产权的故意的认定,人民法院应当综合考虑被侵害知识产权客体类型、权利状态和相关产品知名度、被告与原告或者利害关系人之间的关系等因素。对于下列情形,人民法院可以初步认定被告具有侵害知识产权的故意:…(三)被告与原告或者利害关系人之间存在劳动、劳务、合作、许可、经销、代理、代表等关系,且接触过被侵害的知识产权的…”。

因该案中菱冠公司与山特公司之间曾签订合作协议,且涉案商标曾受到驰名商标保护,二审法院最终判决纠正一审法院未对山特公司要求按照惩罚性赔偿计算判赔金额的诉求进行评述的不当,并判决按照侵权获利的两倍计算赔偿金额。

最高人民法院在《解释》发布后,配套发布了六件侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿典型案例。其中,浙江省杭州市中级人民法院作出的(2020)浙01民终5872号关于五粮液公司与徐某等侵害商标权纠纷案民事判决书中,因徐某先后因销售假冒商品而受到行政处罚和刑事处罚,认定其以侵权为业,依法适用了两倍的赔偿性惩罚。该案虽然判决时间在《解释》发布之前,但其所体现的裁判精神与《解释》中所规定的完全一致,即对专门侵权的恶意行为作为情节严重的重要判断标准,并对其处以更高的赔偿额度。

- 结语 -

结合前述案例及相关判决等可以看出,关于在商标领域何时可以适用惩罚性赔偿制度,主要是通过综合考虑侵权人和权利人之间的关系、被侵权方的知名度等判断侵权的主观故意,以及根据客观上侵权的次数、持续时间,具体侵权的手段及其造成的后果、影响的规模等进行认定。《解释》的发布为惩罚性赔偿制度的适用提供了更为明确的指引,确保了这一制度可以真正实现依法惩处严重侵害知识产权行为、充分补偿权利人的损失、更好的保障权利人的合法权益的立法本意,为更好满足当前形势下对知识产权保护的新需求,推动崇尚知识、保护创新的社会及法制环境提供了保障。

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